B9 9625 Hoge Raad, 29 april 2011, 09/04977, conclusie A-G Verkade in G-Star lnternational B.V. tegen Bestseller Retail Benelux B.V. (met dank aan Leonie Kroon & Niels Mulder, DLA Piper)
Auteursrecht. Merkenrecht. Vormmerken. Het hof oordeelde eerder met de rechtbank dat Bestseller met de Zinko-spijkerbroek geen inbreuk maakt op G-Stars eigen bestseller, de Elwood-spijkerbroek, mede omdat de Elwood vanwege de ontlening aan een motorbroek geen (zeer) grote beschermingsomvang toe zou komen. (Gerechtshof Amsterdam, 29 september 2009, B9 8229).
A-G Verkade concludeert in de cassatie-procedure tot verwerping van het beroep op grond van art 81 R.O. (geen rechtsvragen). De middelen zouden berusten op een verkeerde lezing van het arrest van het hof.
De A-G (i.b.d.) constateert in de eerste plaats een terminologische wapenwedloop en stelt zich daartegen te weer. De (auteursrechtelijke) beschermingsomvang kan wel beperkt zijn, maar de beschermingsomvang kan nooit groter zijn dan normaal. "Ook aan ongekend creatieve romans of gedichten etc. komt een gewone, niet een ongekend grote beschermingsomvang toe."
4.7 (…) Nu geen regel bestaat die zou meebrengen dat het hof op basis van de door hem in rov. 4.4 en rov. 4.5 beoordeelde omstandigheden tot een ‘(zeer) grote beschermingsomvang’ had moéten komen, getuigt het oordeel van het hof ook niet van een onjuiste rechtsopvatting.
4.8.3. In het denksysteem van het middelonderdeel zou een (niet vanwege functionele/ objectieve factoren beperkte) normale beschermingsomvang, thans een ‘(zeer) grote beschermingsomvang’ moeten gaan heten. Het behoeft geen nader betoog dat deze nouveauté naar mijn inzicht niet voor erkenning of ‘ijking’ in aanmerking komt.
4.8.1. Het criterium van 'een (zeer) grote beschermingomvang' bestaat niet als wettelijk criterium en evenmin als geijkt jurisprudentieel criterium. Ook in de literatuur ben ik het als zodanig niet tegengekomen. (...)
Ook de middelen met betrekking tot de slaafse nabootsing en het merkenrecht berusten volgens de A-G op een verkeerde lezing van het arrest van het hof. Anders dan G-Star stelt heeft het hof het oordeel m.b.t. de slaafse nabootsing niet afhankelijk gemaakt van het auteursrechtelijke oordeel en niet onvoldoende gemotiveerd: “Ten aanzien van een feitelijke vraag als de onderhavige (wel of geen verwarring bij het publiek?) mag de voorzieningenrechter, ook een hof in spoed-appel, afgaan op zijn intuïtief oordeel. Dat behoeft hij niet nader te motiveren.”
Daarnaast is het in dit kort geding gegeven voorlopig oordeel van het hof dat serieus rekening gehouden moet worden met de mogelijkheid dat de vorm van de broek niet voor merkenrechtelijke bescherming in aanmerking komt, volgens A-G Verkade niet onbegrijpelijk. Daarmee heeft het hof echter niet geoordeeld dat (serieus rekening moet worden gehouden met de mogelijkheid) dat de karakteristieke vormelementen van de Elwood broek van merkenrechtelijke bescherming zijn uitgesloten omdat zij een wezenlijke waarde aan de waar geven.
Lees de conclusie hier.
