B9 11841. HvJ EU, 15 november 2012, conclusie A-G Mengozzi in zaak C-561/11, Fédération Cynologique Internationale tegen Federación Canina Internacional de Perros de Pura Raza (Prejudiciële vragen Juzgado de lo Mercantil de Alicante).
Merkenrecht. “Het Hof wordt verzocht een definitie te geven van het begrip ‘derde’ tegen wie de houder van een gemeenschapsmerk een inbreukvordering kan instellen. Kan de houder van een ingeschreven gemeenschapsmerk rechtstreeks een inbreukvordering kan instellen tegen de houder van een nadien ingeschreven gemeenschapsmerk, of kan dat pas nadat hij via het OHIM de nietigverklaring van het jongere gemeenschapsmerk heeft verkregen?
De A-G verwijst voor de beantwoording van dez vraag ( “die het voorwerp is van een heftige discussie in de doctrine en de rechtspraak in Spanje”) naar de eerdere modelrechtelijke zaak C-488/10 ( HvJ EU, 16 februari 2012, B9 10807) en concludeert dat, in geval van een inbreukgeschil betreffende een gemeenschapsmerk, het recht om derden het gebruik van dit merk te verbieden, zich uitstrekt tot iedere derde, daaronder begrepen de derde die houder is van een later ingeschreven gemeenschapsmerk. Een voorafgaande nietigheidsactie is niet noodzakelijk, volgens de A-G:
45. Indien het recht om een inbreukvordering in te stellen afhankelijk zou worden gesteld van de nietigverklaring van het jongere merk, zou dit er bovendien op neerkomen, zoals de Commissie terecht opmerkt, dat de inbreukprocedure aan een gevaar voor onevenredige vertraging wordt blootgesteld, aangezien de houder van het oudere merk niet alleen zou moeten wachten op de desbetreffende beslissing van het BHIM, die slechts na het doorlopen van een interne administratieve controle in twee fasen zal vaststaan, maar eveneens dreigt te moeten wachten op het resultaat van een eventueel beroep bij het Gerecht, en van een eventuele hogere voorziening bij het Hof van Justitie. Het oudere merk en het merk dat inbreuk erop maakt zouden aldus gedurende meerdere jaren naast elkaar worden gebruikt op de markt, met dientengevolge zware potentiële schade voor de houder van het oudere merk.
Lees de conclusie hier.
