B9 9844. Vzr. Rechtbank Amsterdam, 24 juni 2011, KG ZA 11-913 WT/MV, The All Blacks (TAB)c.s. tegen Radio 538 B.V. (met dank aan Arnout Groen & Laura van Gijn, Klos Morel Vos & Schaap)
Merkenrecht. Woordmerk TURN UP THE BASS tegen woordmerk TURN UP TEH BEACH. Vorderingen afgewezen. Naar oordeel van de voorzieiningenrechter kan TURN UP THE BASS hooguit als een beschrijvende leus of slogan worden aangemerkt, niet als herkomstaanduiding. Inburgering is niet aannemelijk, sterker nog, door handelen van de merkhouder valt zelfs “niet uit te sluiten dat een bodemrechter eerder zal spraken van ‘uitburgering’ of ‘verwatering’ dan van inburgering.” Geen onrechtmatige daad, nu van “bijkomende omstandigheden, bijvoorbeeld het bewust creëren van verwarring om zodoende ‘op slinkse wijze’ klanten bij de concurrent weg te lokken”, geen sprake is. 1019h proceskosten: €10.000,- (“het verzamelen van producties had kunnen worden gedaan door een medewerker met een ondersteunende functie”). In citaten:
Merkenrecht: 4.5. Op grond van het door Radio 538 gevoerde verweer (…) is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat het merk TURN UP THE BASS bij het relevante publiek niet als herkomstaanduiding fungeert die verwijst naar de merkhouder (of naar de licentienemers van het merk). Het relevante publiek zal TURN UP THE BASS evenmin opvatten als een aanduiding voor specifieke waren of diensten. Naar voorlopig oordeel van de voorzieiningenrechter kan TURN UP THE BASS hooguit als een beschrijvende leus of slogan worden aangemerkt die het relevante publiek in verband brengt met een muziekstroming uit een bepaalde periode (grofweg de periode 1988-1993). Dit betekent voorshands dat het merk TURN UP THE BASS, alhoewel het is ingeschreven in het Benelux Merkenregister, niet de functie van een merk kan vervullen. Derhalve kan in dit geding niet worden uitgesloten dat een bodemrechter het merk van eisers nietig zal verklaren (zie artikel 2.28 BVIE). (…).
4.6. Evenmin kan voorshands werden geoordeeld dat TURN UP THE BASS door inburgering onderscheidend vermogen heeft verkregen en op die grond de functie van een merk kan vervullen. Weliswaar is niet onaannemelijk dat (de rechtsvoorganger van) CNR in de periode 1989-1993 veelvuldig en consequent gebruik heeft gemaakt van de naam TURN UP THE BASS voor verzamel-cd’s en evenementen, maar Radio 538 heeft aan de hand van haar producties voldoende aannemelijk gemaakt dat TURN UP THE BASS al ongeveer twintig jaar door zeer veel personen en bedrijven wordt gebruikt in titels van cd’s en nummers of in het kader van feesten en evenementen. (…)
4.7. Tegen inburgering pleit eveneens dat eisers onvoldoende aannemelijk hebben gemaakt dat zij in de periode 1993 tot 2008 de naam/het merk TURN UP THE BASS consequent en veelvuldig hebben gebruikt. (…)
4.8. (…) Derhalve valt niet uit te sluiten dat een bodemrechterr eerder zal spraken van "uitburgering" of "verwatering" dan van inburgering. Hieraan draagt bij dat TM en V. samenwerken met Radio Decibel, op welke zender V. een wekelijks programma verzorgt. Ook Radio Decibel maakt gebruik van de aanduiding TURN UP THE BASS en voorshands heeft Radio 538 terecht aangevoerd dat het relevante publiek bij dit gebruik niet kan zien of weten dat gebruik wordt gemaakt van het merk van eisers. Hetzelfde geldt voor de door TM an V. in Panama georganiseerde feesten. (…)
4.9. De conclusie tot zover is dat de vorderingen in dit kort geding -voor zover die zijn gebaseerd op het mark van eisers – niet kunnen worden toegewezen, nu op voorhand voldoende aannemelijk is dat de bodemrechter dit merk nietig zal achten.
Onrechtmatige daad: 4.10. Uitgangspunt hierbij is dat het profiteren van andermans product, inspanning, kermis of inzicht op zichzelf niet onrechtmatig is (…) Dit is pas anders indien sprake is van bijkomende omstandigheden, bijvoorbeeld het bewust creëren van verwarring om zodoende "op slinkse wijze" klanten bij de concurrent weg te lokken. In dit kader hebben eisers gesteld dat Radio 538 onrechtmatig handelt door een nagenoeg identieke naam te kiezen, voor een identiek evenement. (…) Naar voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter is dit alles echter onvoldoende om te kunnen spreken van een onrechtmatige daad. (…) Dat verschillande derden in verwarring zijn geraakt, zoals blijkt uit de e-mails die eisers in het geding hebben gebracht, kan in hat kader van het merkenrecht eventueel relevant zijn, doch is onvoldoende om van een onrechtmatige daad te kunnen spreken.
Lees het vonnis hier.
