B9 11085. Rechtbank Alkmaar, 12 april 2012, LJN: BW2166, Daalimpex Velsen B.V. en Kloosbeheer B.V. tegen Blankendaal c.s.
Merkenrecht. In 1997 is binnen het Daalimpex-concern een logo ontwikkeld, die vervolgens in gebruik is genomen door Daalimpex Trade B.V. en Daalimpex Coldstores B.V. Dit logo is in 1999 als merk gedeponeerd, het enige verschil met het logo uit 1997 was dat bij het gedeponeerde logo de toevoeging ‘coldstores b.v.’ ontbrak. Kloosbeheer heeft in 2009, nadat het Daalimpex-concern in faillissement raakte, alle activa en activiteiten van de Daalimpex vennootschappen overgenomen. Blankendaal heeft in 2009 de vennootschap Blankendaal Coldstores opgericht. Op 23 december 2011 heeft Blankendaal een vooraankondiging uit laten gaan met daarop het logo dat lijkt op die van Daalimpex. Tevens is het bedrijfspand van Blankendaal – dat ca. 500 meter is verwijderd van Daalimpex - voorzien van een soortgelijke versie van het zojuist genoemde logo. Beide ondernemingen houden zich bezig met de import/export/opslag van groente en fruit. Volgens Daalimpex is er sprake van merkinbreuk door Blankendaal c.s.
Blankendaal c.s. mogen het beeldmerk van Daalimpex Coldstores B.V. niet zonder toestemming van Kloosbeheer (huidige houder) gebruiken. Beide tekens – die voor dezelfde waren en diensten worden gebruikt als waarvoor het merk is gedeponeerd - vertonen visueel een zodanige gelijkenis waardoor sprake is van overeenstemming tussen het merk en de tekens waardoor voldoende aannemelijk is dat het relevante publiek (ook al is dat niet de consument/eindgebruiker) hierdoor de suggestie krijgt dat de bedrijven aan elkaar gelieerd zijn. De verschillende bedrijfsnamen heffen deze visuele gelijkenis niet op. De vordering op basis van een inbreuk op het merkenrecht met betrekking tot het logo van Blankendaal Trade wordt toegewezen. De vordering ten aanzien van gebruik van het logo Blankendaal Coldstores wordt afgewezen gelet op het oudere gebruik. De kantonrechter stelt ten slotte dat omdat de laatstgenoemde vordering op basis van het merkenrecht wordt afgewezen ten aanzien van Blankendaal Trade logo; de vordering op grond van het auteursrecht en/of onrechtmatig handelen om diezelfde reden niet toewijsbaar is en geen nadere bespreking behoeven. Partijen dragen ieder haar eigen kosten.
Geldige reden
4.9 Door Blankendaal c.s. is als verweer het standpunt ingenomen dat zij een geldige reden hebben voor het gebruik van haar logo’s omdat (de rechtsvoorganger van) Blankendaal Trade als eerste (mede)openbaarmaker van het bedoelde logo mede-auteursrechthebbende is op het logo dat aan het merk ten grondslag ligt. Dit standpunt is door Blankendaal c.s. nagelaten nader te onderbouwen met stukken, om die reden wordt aan voorbij gegaan aan dit verweer. Blankendaal c.s. heeft voorts aangevoerd dat zij een geldige reden hebben om het teken te gebruiken omdat dit teken al vanaf 1997 bij hen in gebruik is, zodat er sprake is van een ouder gebruiksrecht. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter hebben Blankendaal c.s. het oudere gebruiksrecht voldoende aannemelijk gemaakt. Echter wordt gezien de onduidelijkheid met betrekking tot de reikwijdte van het merkenrechtelijke begrip ‘geldige reden’ de vordering van Blankendaal afgewezen
Teken Blankendaal Trade
(…) 4.11 Naar het oordeel van de voorzieningenrechter hebben Blankendaal c.s. in deze procedure voldoende aannemelijk gemaakt dat er sprake is van een ouder gebruik van het onder 2.12 bedoelde logo voor Blankendaal Trade. Deze vennootschap is immers de opvolger van het onderdeel van het Daalimpex-oncern dat niet door Blankendaal aan Eimskip was verkocht. Door Blankendaal Trade is voldoende aannemelijk gemaakt dat zij vanaf 1997 gebruik gemaakt heeft van het teken en dit gebruik ook na de aandelenoverdracht met toestemming van de toenmalige merkhouder heeft voortgezet. Blankendaal maakte derhalve al te goeder trouw gebruik van het logo voordat het merk door Kloosbeheer in 2009 werd vernieuwd. In de vaste rechtspraak van het Europese Hof op dit punt wordt aangenomen dat er onder meer sprake is van een geldige reden indien de gebruiker een eigen recht heeft. De Hoge Raad heeft in een recent arrest van 3 februari 2012 een prejudiciële vraag geformuleerd aan het Europese Hof van Justitie over de uitleg van het begrip ‘geldige reden’ omdat het merkenrecht ook op dit punt Europees geharmoniseerd is en het er de schijn van heeft dat de communautaire uitleg van het begrip ‘geldige reden’ ruimer is dan de uitleg van dit begrip zoals eerder gehanteerd in het arrest Claeryn/Klarein van het Europese Hof van 1 maart 1975 (LJN AB3388). De vraag die de Hoge Raad heeft voorgelegd aan het Europese [Hof] is of artikel 5 lid 2 van de Richtlijn 98/104/EEG zo moet worden uitgelegd dat van een geldige reden in de zin van die bepaling ook sprake kan zijn indien het teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het bekende merk reeds te goeder trouw door de desbetreffende derde werd gebruikt voordat dit merk werd gedeponeerd.
4.12 Die vraag ziet derhalve ook op de onderhavige situatie met betrekking tot Blankendaal Trade. Nu (gelet op de vraagstelling door de Hoge Raad) op dit punt door de Europese harmonisatie van het merkenrecht blijkbaar onduidelijkheid bestaat omtrent de reikwijdte van het begrip ‘geldige reden’, kan in het kader van dit kort geding niet zonder meer geoordeeld worden dat Blankendaal Trade, van wie voldoende aannemelijk is geworden dat zij het teken al sinds 1997 te goeder trouw in gebruik heeft, inbreuk maakt op het merkenrecht van Kloosbeheer. Om die reden zal de vordering voor zover ingesteld tegen Blankendaal Trade die het logo zoals bedoeld onder 2.13 gebruikt worden afgewezen.
Teken Blankendaal Coldstores
4.13 Dit ligt anders voor het gebruik van het hierboven onder 2.11 weergegeven teken door Blankendaal Coldstores. Deze vennootschap is pas opgericht in 2009, na het faillissement en op basis van de stukken is voldoende aannemelijk geworden dat deze vennootschap pas in 2011 actief gebruik is gaan maken van het van het merk van Kloosbeheer afgeleide logo. Gegevens van eerder gebruik door Blankendaal Coldstores van haar eigen logo zijn niet in het geding gebracht noch is eerder gebruik anderszins gebleken. Ten aanzien van deze vennootschap is er derhalve geen sprake van een ouder gebruiksrecht, voor zover Blankendaal c.s. dat bedoeld heeft te betogen, zodat er geen geldige reden is voor het geclaimde gebruik. Het verweer van Blankendaal c.s. voor zover het ziet op het gebruik van het onder 2.11 bedoelde logo wordt dan ook verworpen.
Rechtsverwerking?
4.14 Door Blankendaal c.s. is nog aangevoerd dat zij de logo’s al langere tijd gebruikt en dat Daalimpex met het gebruik van de logo’s door Blankendaal c.s. bekend was, maar dit gebruik gedoogd heeft zodat zij thans niet alsnog verweer kan voeren tegen dit gebruik. Nu er voor het gebruik van het door Blankendaal Trade gebruikte logo een geldige reden wordt aangenomen heeft Blankendaal c.s. voor dat logo geen belang meer bij dit verweer. Voor zover het ziet op het gedogen van het gebruik van het door Blankendaal Coldstore gebruikte logo, heeft Blankendaal c.s. onvoldoende aannemelijk gemaakt dat zij het “Coldstore logo” al langere tijd gebruikt en dat Daalimpex dat zou hebben gedoogd, integendeel. Door Kloosbeheer is gesteld dat zij pas door de vooraankomdiging, zoals hiervoor onder 2.11 weergegeven, ermee bekend is geraakt dat ook Blankendaal Coldstores ene van haar beeldmerk afgeleid logo gebruikt, hetgeen verwarringsgevaar oplevert. Daarbij heeft zij er nadrukkelijk op gewezen dat dit effect wordt versterkt omdat de nieuwe loods van Blankendaal c.s. slechts op circa 500 meter afstand van de loods van Daalimpex in Velsen Noord is gelegen en beide bedrijven het logo op hun pand afbeelden. Voorts heeft zij benadrukt dat het verwarringsgevaar zich door de publiciteit rond de nieuwe loods van Blankendaal c.s. en de vooraankondiging ook reeds heeft verwezenlijkt, omdat er al door meerdere klanten is gevraagd of beide bedrijven bij elkaar horen.
4.15 Het verweer dat Kloosbeheer haar rechten zou hebben verwerkt om tegen het gebruik van het door Blankendaal Coldstore gebruikte logo op te treden, faalt dan ook.
Lees het vonnis hier (Rechtspraak).
