B9 11086. Rechtbank Alkmaar, 12 april 2012, LJN: BW2166, Daalimpex Velsen B.V. en Kloosbeheer B.V. tegen Blankendaal c.s. (Met dank aan Lars Bakers, Bingh Advocaten).
Merkenrecht. Fruithandelaren. De inbreukvorderingen m.b.t. het gebruik van een overeenstemmend logo door gedaagde (een aan de rechtsvoorganger van eiser gelieerde onderneming) zijn slechts gedeeltelijk toewijsbaar in verband met een (mogelijke) geldige reden door eerder gebruik door gedaagde.
Interessante casus: In 1997 is binnen het Daalimpex-concern een logo ontwikkeld, dat in 1999 als merk met de woordelementen Daalimpex Coldstores B.V. is gedeponeerd. Eiseres Kloosbeheer heeft in 2009, nadat het Daalimpex-concern in faillissement raakte, alle activa en activiteiten van de failliete vennootschappen overgenomen. Blankendaal, een van de oorspronkelijke oprichters van Daalimpex, heeft in 2009 de vennootschap Blankendaal Coldstores B.V. opgericht en in december 2011 een vooraankondiging uit laten gaan met daarop het logo met de woordelementen Blankendaal Coldstores B.V. In de aankondiging wordt ook verwezen naar Daalimpex. Het logo is eveneens aangebracht op het bedrijfspand van Blankendaal, dat ca. 500 meter is verwijderd van Daalimpex. Blankendaal maakt eveneens gebruik van het overeenstemmende logo Blankendaal Trade B.V. Daalimpex stelt dat Blankendaal met deze logo’s merkinbreuk pleegt.
De inbreukvorderingen m.b.t. het gebruik van het logo Blankendaal Coldstores worden toegewezen, maar de vorderingen m.b.t. het logo Blakendaal Trade worden afgewezen, omdat voldoende aannemelijk is gemaakt dat er sprake is van een ouder gebruik (van het logo en dus van een geldige reden voor gebruik) door gedaagde Blankendaal Trade B.V., omdat deze de opvolger is van het onderdeel van het Daalimpex-concern dat niet is verkocht. Door Blankendaal Trade is daarbij voldoende aannemelijk gemaakt dat zij vanaf 1997 gebruik gemaakt heeft van het teken en dit gebruik ook na de aandelenoverdracht met toestemming van de toenmalige merkhouder heeft voortgezet. Blankendaal Coldstores B.V. maakte derhalve al te goeder trouw gebruik van het logo voordat het merk door Kloosbeheer in 2009 werd vernieuwd.
De voorzieningenrechter verwijst daarbij naar de prejudiciële vragen in Hoge Raad Red Bull Bulldog (B9 10750): “Nu (gelet op de vraagstelling door de Hoge Raad) op dit punt door de Europese harmonisatie van het merkenrecht blijkbaar onduidelijkheid bestaat omtrent de reikwijdte van het begrip 'geldige reden', kan in het kader van dit kort geding niet zonder meer geoordeeld worden dat Blankendaal Trade van wie voldoende aannemelijk is geworden dat zij het teken al sinds 1997 te goeder trouw in gebruik heeft, inbreuk maakt op het merkenrecht van Kloosbeheer. “
Teken Blankendaal Trade
(…) 4.11 Naar het oordeel van de voorzieningenrechter hebben Blankendaal c.s. in deze procedure voldoende aannemelijk gemaakt dat er sprake is van een ouder gebruik van het onder 2.12 bedoelde logo voor Blankendaal Trade. Deze vennootschap is immers de opvolger van het onderdeel van het Daalimpex-oncern dat niet door Blankendaal aan Eimskip was verkocht. Door Blankendaal Trade is voldoende aannemelijk gemaakt dat zij vanaf 1997 gebruik gemaakt heeft van het teken en dit gebruik ook na de aandelenoverdracht met toestemming van de toenmalige merkhouder heeft voortgezet. Blankendaal maakte derhalve al te goeder trouw gebruik van het logo voordat het merk door Kloosbeheer in 2009 werd vernieuwd. In de vaste rechtspraak van het Europese Hof op dit punt wordt aangenomen dat er onder meer sprake is van een geldige reden indien de gebruiker een eigen recht heeft. De Hoge Raad heeft in een recent arrest van 3 februari 2012 een prejudiciële vraag geformuleerd aan het Europese Hof van Justitie over de uitleg van het begrip ‘geldige reden’ omdat het merkenrecht ook op dit punt Europees geharmoniseerd is en het er de schijn van heeft dat de communautaire uitleg van het begrip ‘geldige reden’ ruimer is dan de uitleg van dit begrip zoals eerder gehanteerd in het arrest Claeryn/Klarein van het Europese Hof van 1 maart 1975 (LJN AB3388). De vraag die de Hoge Raad heeft voorgelegd aan het Europese [Hof] is of artikel 5 lid 2 van de Richtlijn 98/104/EEG zo moet worden uitgelegd dat van een geldige reden in de zin van die bepaling ook sprake kan zijn indien het teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het bekende merk reeds te goeder trouw door de desbetreffende derde werd gebruikt voordat dit merk werd gedeponeerd.
4.12 Die vraag ziet derhalve ook op de onderhavige situatie met betrekking tot Blankendaal Trade. Nu (gelet op de vraagstelling door de Hoge Raad) op dit punt door de Europese harmonisatie van het merkenrecht blijkbaar onduidelijkheid bestaat omtrent de reikwijdte van het begrip ‘geldige reden’, kan in het kader van dit kort geding niet zonder meer geoordeeld worden dat Blankendaal Trade, van wie voldoende aannemelijk is geworden dat zij het teken al sinds 1997 te goeder trouw in gebruik heeft, inbreuk maakt op het merkenrecht van Kloosbeheer. Om die reden zal de vordering voor zover ingesteld tegen Blankendaal Trade die het logo zoals bedoeld onder 2.13 gebruikt worden afgewezen.
Teken Blankendaal Coldstores
4.13 Dit ligt anders voor het gebruik van het hierboven onder 2.11 weergegeven teken door Blankendaal Coldstores. Deze vennootschap is pas opgericht in 2009, na het faillissement en op basis van de stukken is voldoende aannemelijk geworden dat deze vennootschap pas in 2011 actief gebruik is gaan maken van het van het merk van Kloosbeheer afgeleide logo. Gegevens van eerder gebruik door Blankendaal Coldstores van haar eigen logo zijn niet in het geding gebracht noch is eerder gebruik anderszins gebleken. Ten aanzien van deze vennootschap is er derhalve geen sprake van een ouder gebruiksrecht, voor zover Blankendaal c.s. dat bedoeld heeft te betogen, zodat er geen geldige reden is voor het geclaimde gebruik. Het verweer van Blankendaal c.s. voor zover het ziet op het gebruik van het onder 2.11 bedoelde logo wordt dan ook verworpen.
Rechtsverwerking?
4.14 Door Blankendaal c.s. is nog aangevoerd dat zij de logo’s al langere tijd gebruikt en dat Daalimpex met het gebruik van de logo’s door Blankendaal c.s. bekend was, maar dit gebruik gedoogd heeft zodat zij thans niet alsnog verweer kan voeren tegen dit gebruik. Nu er voor het gebruik van het door Blankendaal Trade gebruikte logo een geldige reden wordt aangenomen heeft Blankendaal c.s. voor dat logo geen belang meer bij dit verweer. Voor zover het ziet op het gedogen van het gebruik van het door Blankendaal Coldstore gebruikte logo, heeft Blankendaal c.s. onvoldoende aannemelijk gemaakt dat zij het “Coldstore logo” al langere tijd gebruikt en dat Daalimpex dat zou hebben gedoogd, integendeel. Door Kloosbeheer is gesteld dat zij pas door de vooraankomdiging, zoals hiervoor onder 2.11 weergegeven, ermee bekend is geraakt dat ook Blankendaal Coldstores ene van haar beeldmerk afgeleid logo gebruikt, hetgeen verwarringsgevaar oplevert. Daarbij heeft zij er nadrukkelijk op gewezen dat dit effect wordt versterkt omdat de nieuwe loods van Blankendaal c.s. slechts op circa 500 meter afstand van de loods van Daalimpex in Velsen Noord is gelegen en beide bedrijven het logo op hun pand afbeelden. Voorts heeft zij benadrukt dat het verwarringsgevaar zich door de publiciteit rond de nieuwe loods van Blankendaal c.s. en de vooraankondiging ook reeds heeft verwezenlijkt, omdat er al door meerdere klanten is gevraagd of beide bedrijven bij elkaar horen.
4.15 Het verweer dat Kloosbeheer haar rechten zou hebben verwerkt om tegen het gebruik van het door Blankendaal Coldstore gebruikte logo op te treden, faalt dan ook.
Lees het vonnis hier.
