.EU-domeinnamen: Omzeiling van de bepalingen inzake het recht op registratie

B9 11173. HvJ EU, 3 mei 2012,  Conclusie A-G Trstenjak in zaak Pie Optiek tegen tegen Bureau Gevers (Prejudiciële vragen Hof van Beroep Brussel).

Merkenrecht. EU-domeinnamen (speculatieve en onrechtmatige registratie). Volgens advocaat-generaal Trstenjak kan een onderneming haar merken slechts als .eu-domeinnamen registreren wanneer zij in de EU is gevestigd. Een in de EU gevestigde licentiehouder kan weliswaar een dergelijke registratie verrichten alsook gebruikmaken van de bevoorrechte registratie tijdens de Sunrise-Period, maar als licentiehouder geldt alleen diegene die de merken zelf in het handelsverkeer mag gebruiken.

De Amerikaanse onderneming Walsh Optical biedt via haar website www.lensworld.com contactlenzen, brillen en toebehoren aan. Enkele weken vóór het begin van de .eu-Sunrise Period verzocht zij om bescherming van „Lensworld“ als Benelux-merk (inmiddels ingetrokken). Bovendien sloot zij met Bureau Gevers, een Belgisch adviesbureau inzake intellectuele eigendom, een „licentieovereenkomst", volgens welke Bureau Gevers in eigen naam, maar voor rekening van Walsh Optical een .eu-domeinnaam zou laten registreren. Dienovereenkomstig verzocht Bureau Gevers op 7 december 2005, de eerste dag van de Sunrise Period, EURid om registratie van de domeinnaam „lensworld.eu”. Op 10 juli 2006 werd hij voor Bureau Gevers geregistreerd.

De Belgische onderneming Pie Optiek, die via de website www.lensworld.be contactlenzen, brillen en toebehoren aanbiedt, verzocht EURid op 17 januari 2006 ook om registratie van de domeinnaam „lensworld.eu”. Ook Pie Optiek had kort daarvoor „Lensworld“ als Benelux-beeldmerk laten beschermen. Wegens de reeds door Bureau Gevers ingediende aanvraag wees EuRid haar aanvraag evenwel af. Volgens Pie Optiek handelde Bureau Gevers speculatief en onrechtmatig. Het Hof van beroep te Brussel, dat van de zaak kennis neemt, verzoekt het Hof in deze context om nadere afbakening van het begrip van de tijdens de eerste fase van de Sunrise Period registratiegerechtigde licentiehouders.

Advocaat-generaal Trstenjak stelt zich in haar conclusie van vandaag op het standpunt dat de door Walsh Optical en Bureau Gevers gesloten overeenkomst ondanks de aanduiding ervan als „licentie-overeenkomst“ geen licentie-overeenkomst, maar een dienstenovereenkomst is. Bureau Gevers heeft namelijk tegen vergoeding – zij het in eigen naam – alleen in het belang van Walsh Optical de domeinnaam „lensworld.eu” laten registreren. Het heeft dus alleen een dienst verricht. De hoofdkenmerken van een licentieovereenkomst ontbreken daarentegen, namelijk het recht van de licentiehouder het merk (hier: „Lensworld“) zelf in het handelsverkeer te gebruiken en tegen derden te verdedigen. Bureau Gevers kon dus niet als licentiehouder gelden die gebruik kon maken van de Sunrise Period.

Advocaat-generaal Trstenjak wijst vervolgens op de beginselbeslissing van de Uniewetgever om alleen ondernemingen en instanties die zelf in de EU zijn gevestigd, de mogelijkheid tot registratie te geven. Het .eu-topniveaudomein beoogt namelijk een duidelijke koppeling te leggen met de EU, het daaraan verbonden rechtskader en de Europese markt. Bedrijven, organisaties en natuurlijke personen binnen de EU dient de mogelijkheid tot registratie in een specifiek domein te worden geboden, waardoor die relatie zichtbaar wordt.

Tegen deze achtergrond kan niet worden toegestaan dat een bedrijf dat niet in de EU is gevestigd, de bepalingen inzake het recht op registratie omzeilt door via een juridische constructie, zoals het verlenen van een opdracht tot registratie van een .eu-domeinnaam aan een andere organisatie die in de Unie is gevestigd, alsnog registratie te verkrijgen.

Aangezien de door Walsh Optical en Bureau Gevers gesloten overeenkomst juridisch niet als licentieovereenkomst, maar als dienstenovereenkomst moet worden gekwalificeerd, en Bureau Gevers bijgevolg tijdens de Sunrise Period niet registratiegerechtigd was, moet EURid de aan Bureau Gevers verleende domeinnaam „lensworld.eu” uit eigen beweging intrekken.

Lees de conclusie hier, perscommuniqué hier.