B9 11259. HvJ EU, 24 mei, zaak C-196/11 P, Formula One Licensing tegen OHIM.
"Het Hof vernietigt het arrest van het Gerecht waarbij op merkenrechtelijk gebied het onderscheidend vermogen van het teken „F1” niet is erkend. Noch het BHIM noch het Gerecht is bevoegd om de geldigheid ter discussie te stellen van nationale merken op grond waarvan oppositie tegen de inschrijving van een gemeenschapsmerk kan worden ingesteld."
Merkenrecht. Arrest HvJ EU na Gerecht EU T-10/09, waarbij het Gerecht het beroep afwees tegen de beslissing van het OHIM, dat de oppositie eerder afwees, omdat van verwarringsgevaar geen sprake was en oordeelde dat het woordteken „F1” een beschrijvend element was in het aangevraagde merk. Het HvJ vernietigt i.c. het arrest van het Gerecht.
"In zijn arrest van vandaag herinnert het Hof eerst eraan dat het gemeenschapsmerk niet in de plaats treedt van de nationale merken van de lidstaten en dat deze twee types van merken naast elkaar bestaan in het economisch verkeer in de Unie. Het Hof preciseert dat in dit duaal merkensysteem de inschrijving van nationale merken uitsluitend de taak van de lidstaten is, en dat derhalve het OHIM en het Gerecht noch voor inschrijving noch voor nietigverklaring van deze merken bevoegd zijn. In deze omstandigheden stelt het Hof dat de geldigheid van een nationaal merk niet kan worden betwist in het kader van een oppositieprocedure tegen een gemeenschapsmerkaanvraag, maar alleen in een nietigheidsprocedure die wordt ingeleid in de lidstaat waar het nationale merk is ingeschreven.
Verder is het Hof van oordeel dat in het kader van een dergelijke oppositieprocedure niet kan worden vastgesteld dat een teken dat gelijk is aan een nationaal merk, geen onderscheidend vermogen heeft, te weten niet geschikt is om het publiek in staat te stellen de door dit teken aangeduide waren te associëren met de onderneming die de inschrijving ervan heeft aangevraagd. Een dergelijke vaststelling zou immers de bescherming die nationale merken geacht worden te bieden, kunnen tenietdoen.
Derhalve stelt het Hof zich op het standpunt dat in een situatie als de onderhavige, het BHIM en derhalve het Gerecht enkel met betrekking tot het aangevraagde merk moeten nagaan op welke wijze het relevante publiek het teken dat gelijk is aan het nationale merk percipieert en, in voorkomend geval, de mate van onderscheidend vermogen van dit teken moeten beoordelen. Op dit punt wijst het Hof met klem erop dat een zekere mate van onderscheidend vermogen moet worden toegekend aan een nationaal merk waarop een oppositie tegen de inschrijving van een gemeenschapsmerk is gebaseerd.
In deze omstandigheden oordeelt het Hof dat het Gerecht, door te oordelen dat het teken „F1”, dat gelijk is aan de nationale merken van Formula One Licensing, elk onderscheidend vermogen miste, de geldigheid van deze merken ter discussie heeft gesteld in het kader van een inschrijvingsprocedure voor een gemeenschapsmerk en aldus de verordening inzake het gemeenschapsmerk heeft geschonden3.
Bijgevolg vernietigt het Hof het arrest van het Gerecht en, aangezien het Hof niet in staat is de zaak zelf af te doen, verwijst het de zaak naar het Gerecht."
Lees het perscommuniqué hier en het arrest hier (nog niet gepubliceerd, volgt later via dezelfde link).
