G-Star Raw /Pepsi Raw: derde tussenvonnis

B9 10626. Rechtbank ‘s-Gravenhage, 21 december 2011, HA ZA 09-414, G-Star International B.V. c.s. tegen PepsiCo Inc.

Merkenrecht. Marktonderzoek. Derde tussenvonnis in de bodemprocedure in de Pepsi Raw-zaak (zie eerder Rb Den Haag, 25 november 2009 en Rb. Den Haag, 11 mei 2011). G-Star maakt op grond van haar Gemeenschapswoordmerk RAW bezwaar tegen het gebruik van het teken PEPSI RAW. PepsiCo zou inbreuk maken in Engeland en inbreuk zou dreigen ander EU-landen. PepsiCo vordert in reconventie de nietigverklaring van de merken van G-Star.

Aangezien de gestelde bekendheid van het RAW merk niet vast stond op grond van het overgelegde bewijsmateriaal, werd G-Star bij het eerste tussenvonnis toegelaten tot het leveren van aanvullend bewijs en oordeelde de rechtbank dat het zinvol was dat nogmaals een marktonderzoek zou worden verricht. In het tweede tussenvonnis kwam de rechtbank na overleg met partijen tot de benoeming van een deskundige en een nadere vraagstelling. In dit derde tussenvonnis volgt, op verzoek van G-Star nog een nadere invulling van het verlangde marktonderzoek. De bekendheid van het merk en het tijdsverloop tussen de feiten uit 2008 en het tijdstip van het te voeren marktonderzoek spelen daarbij een rol.

2.9. De rechtbank acht vooralsnog voldoende dat de deskundige aangeeft of naar zijn inzicht het resultaat van zijn onderzoek wordt beïnvloed door het tijdsverloop en zo ja, op welke wijze. Afhankelijk van (onder meer) zijn oordeel en van de resultaten van het onderzoek dient de rechtbank vervolgens vast te stellen of en zo ja op welke wijze die resultaten in verband met het tijdsverloop gecorrigeerd dienen te worden.
2.10. G-Star stelt terecht dat de deskundige niet gevraagd zou moeten worden of G-Stars merken bekend zijn omdat dit een juridische vraag is. In de voorlopig geformuleerde opdracht is die vraag dan ook niet aan de deskundige voorgelegd, maar wordt de deskundige verzocht om marktonderzoek te doen ter beantwoording van de vraag. Aan de hand van de resultaten van het marktonderzoek zal de rechtbank vervolgens dienen vast te stellen of de ingeroepen merken beschouwd kunnen worden als bekende merken.

(…)

2.14. De rechtbank overweegt dat uit r.o. 26 van HvJ EG inzake Chevy1 kan worden afgeleid dat de vereiste mate van bekendheid kan worden geacht te zijn bereikt, wanneer het oudere merk bekend is bij een aanmerkelijk deel van het publiek waarvoor de onder dat merk aangeboden waren of diensten bestemd zijn. Over de precieze vragen die nodig zijn om dit te onderzoeken, zal de deskundige dienen te adviseren, waarbij hij evenwel voor wat het RAW merk betreft de waren van klasse 3 buiten beschouwing kan laten omdat reeds is beslist dat het merk voor die klasse vernietigd zal worden.

(…)

2.16. Het gebruik van de tekens op de genoemde website is door G-Star aangemerkt als merkinbreuk, op grond waarvan zij onder meer een verbod heeft gevorderd en schadevergoeding. Al om die reden is onderzoek naar die tekens relevant, ook al zou de situatie inmiddels zijn gewijzigd en ook al heeft dit gebruik alleen plaatsgevonden op de genoemde website. Bij dat onderzoek mag het gebruik inderdaad niet los van de context worden beoordeeld (…).

(…)

3.2. beveelt een marktonderzoek door de deskundige binnen de randvoorwaarden, geschetst onder 2.28 van het tussenvonnis van 11 mei 2011, ter beantwoording van de volgende vragen:

1) Zijn het RAW merk en de G-STAR RAW merken aan te merken als in de Gemeenschap c.q. de Benelux bekende merken?

2) Legt het publiek een verband tussen de door PepsiCo gebruikte tekens zoals weergegeven in het tussenvonnis van 25 november 2009 onder 2.4 en 4.12 en de hiervoor genoemde merken?
en verzoekt de deskundige aan te geven of:

3) naar zijn inzicht het onder 2.29 van het tussenvonnis van 11 mei 2011 bedoelde tijdsverloop.

Lees het vonnis hier.