Geen aanvullende eis dat stof op zichzelf inventief moet zijn

B9 11559. Vzr Rechtbank ’s-Gravenhage, 14 augustus 2012, KG ZA 12-787, Lundbeck tegen Sandoz B.V.

Octrooirecht. Lundbeck is houdster van het Europees octrooi EP 0347066 B1 en van ABC 300155, welke zien op de stof escitalopram. Sandoz houdt zich bezig met het verhandelen van generieke medicijnen.  Het Hof ’s-Gravenhage heeft op 24 januari 2012 (B9 10699) het Nederlandse deel van Lundbecks octrooi vernietigd voorzover het de (stof)conclusies 1-5 betreft en de werkwijzeconclusie 6 in stand gelaten. Tevens heeft het Hof Lundbecks ABC nietig verklaard, voor zover gebaseerd op de conclusies 1-5. Lundbeck vordert primair Sandoz te verbieden inbreuk te maken op haar ABC 300155 en stelt dat de overwegingen van het Hof een kennelijke juridische misslag bevatten waar het de vernietiging van stofconclusie 1 betreft.

De voorzieningenrechter is met Lundbeck van oordeel dat er het nodige is af te dingen op de redenering van het Hof. Als een gemiddelde vakman immers slechts langs inventieve weg de nieuwe stof kan verkrijgen, is er kennelijk inventieve denkarbeid nodig geweest om tot deze stof te komen en is de stof logischerwijze om die reden inventief, ook al lag op zich het bestaan van de stof wellicht voor de hand. De aanvullende eis aan een stofconclusie te stellen dat de stof op zichzelf –dus los van de werkwijze- inventief moet zijn, lijkt onjuist. Lundbeck heeft niet slechts de werkwijze aan de stand van techniek toegevoegd, maar dankzij haar inventieve werkwijze voor het eerst het (S)-enantiomeer (in nagenoeg pure vorm) ter beschikking gesteld, waar dit voorheen langs klassieke weg nog niet was gelukt (zoals het Hof heeft aangenomen).

Het oordeel van het Hof staat naar voorlopig oordeel verder ook op gespannen voet met bestendige jurisprudentie van (de Technische Kamers van Beroep van) het EOB. Echter, of voorgaande twijfels aan het oordeel van het Hof de Hoge Raad zullen bewegen het arrest te casseren is voorshands niet dusdanig vanzelfsprekend dat er in dit kort geding vanuit kan worden gegaan dat conclusie 1 geldig is en daarop zelfs een inbreukverbod kan worden gebaseerd.

Het is aan Sandoz om aannemelijk te maken dat zij de geoctrooieerde werkwijze in het geheel niet toepast. Voorshands is zij niet daarin geslaagd en moet het gevraagde verbod worden toegewezen. Uit het op te leggen verbod volgt dat Sandoz haar vermelding in G-Standaard zal hebben te verwijderen.

Lees het vonnis hier.