B9 11209. Rechtbank ’s-Gravenhage, 10 mei 2012, KG ZA 12-337, Diadora Sport SRL tegen SIG (met dank aan Simon Dack en Frans Eijsvogels, Hoyng Monegier).
Merkenrecht. Vervolg op onder andere vonnis van de Rechtbank Den Haag van 8 juli 2010 (IEPT20100708) waarin werd beslist dat de licentie-en distributieovereenkomst tussen partijen niet rechtsgeldig tussentijds is beëindigd. Het executoriale beslag van SIG wordt in dit vonnis opgeven.
Diadora heeft SIG in oktober 2007 een exclusieve licentie en distributie in Nederland verstrekt voor de verkoop van kleding, schoenen en accessoires met het beeld en/of woordmerk DIADORA. Omdat Diadora in financiële problemen raakte, heeft zij deze overeenkomst ontbonden en hierbij verwezen naar art. 13.1 van de overeenkomst. De Rechtbank van Den Haag oordeelde op 8 juli 2010 dat er geen sprake was van een situatie zoals neergelegd in art. 13.1 en stelde Diadora in het ongelijk. De overeenkomst bleef zodoende in stand.
Na het vonnis heeft SIG, zich beroepend op tekortkoming van aan de zijde van Diadora, de in de overeenkomst vastgelegde verplichting tot afname van Diadora producten en de betaling tot licentievergoedingen opgeschort. Diadora verzocht SIG vervolgens alsnog tot betaling van de licentievergoeding. Tussen beide partijen loopt een soortgelijke procedure in Italië. In deze procedure heeft Diadora converatoir beslag gelegd onder SIG voor een bedrag van 1 miljoen euro. Het betoog van SIG dat zij de betaling van licentievergoedingen mocht opschorten met een beroep op de exceptio inadimpleti contractus (Italiaans recht) werd door de Italiaanse rechter afgewezen. Diadora was tevens eerder een licentieovereenkomst aangegaan met het Italiaanse ABC. SIG heeft in februari 2012, gelet op de overeenkomst tussen Diadora en ABC, op grond van haar overeenkomst met Diadora executoriaal beslag gelegd onder meer op een aantal merken van Diadora (voor een bedrag van € 1.046.293,18).
Diadora vordert –samengevat – dat de voorzieningenrechter de op haar gelegde beslagen opheft en SIG te bevelen een eventuele executoriale verkoop van de beslagen merken ongedaan te maken. Vorderingen worden grotendeels toegewezen, kort gezegd, omdat de overeenkomst tussen Diadora en ABC niet een op Nederland betrekkende licentieovereenkomst betreft. SIG wordt als de in het ongelijk gestelde partij veroordeeld in de proceskosten, begroot op € 1.555,17.
4.6. Voorshands oordelend is dit een en ander onvoldoende om aan te nemen dat na 6 augustus 2010 een op Nederland betrekking hebbende licentieovereenkomst tussen ABC en Diadora Sport heeft bestaan. Uit (het label bij) de in Nederland aangetroffen kleding blijkt immers geenszins dat die kleding met toestemming van Diadora Sport in Nederland in het verkeer is gebracht of dat de bedoelde licentie op Nederland betrekking zou hebben, de verklaring van een afnemer van ABC dateert van ruim voor het vonnis van 8 juli 2010 en de website van ABC is niet gericht op Nederland.
4.7. Uit door Diadora Sport overgelegde correspondentie blijkt bovendien dat aannemelijk is de kleding behoort tot een door ABC – met toestemming van Diadora Sport – voor de datum van het vonnis buiten Nederland in het verkeer gebrachte partij, die door de afnemer van ABC, een Italiaans onderdeel van het Exxon-concern, is doorverkocht. Een dergelijke gang van zaken leidt voorshands oordelend niet tot verbeurte van dwangsommen door Diadora Sport.
(…) 4.9. Dat sprake zou zijn van andere licentienemers is door SIG slechts bij wijze van vermoeden gesteld. Deze vermoedens zijn niet nader onderbouwd. Dat Diadora Sport in dit verband heeft gehandeld in strijd met de Overeenkomst of met het vonnis is onvoldoende gemotiveerd gesteld, zodat op die grond evenmin dwangsommen verschuldigd zijn.
De beëindiging van de Overeenkomst op grond van artikel 13.2
4.10. Zoals Diadora Sport terecht heeft gesteld, ligt aan het vonnis van 8 juli 2010 de veronderstelling ten grondslag dat partijen, in afwachting van een beslissing ter zake van de Italiaanse (bodem)rechter, over en weer gebonden blijven aan de verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst en dat zij over en weer aanspraak kunnen blijven maken op naleving van die verplichtingen door de andere partij. Aan de verplichting van Diadora Sport tot nakoming van de aan de Overeenkomst verbonden verplichtingen, zoals neergelegd in onderdeel 5.1. van het dictum van het vonnis van 8 juli 2010, ligt met andere woorden ten grondslag de veronderstelling dat SIG van haar kant evenzeer de op haar rustende verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst naleeft.
4.11. SIG heeft zich op het standpunt gesteld dat zij de nakoming van haar verplichtingen mocht opschorten met een beroep op de exceptio inadimpleti contractus in het licht van de door haar gestelde schadeplichtigheid van Diadora Sport. De voorzieningenrechter wijst dat – naar Italiaans recht te beoordelen – standpunt af en volgt het voorlopig oordeel van de Italiaanse rechter, dat SIG mogelijk een vordering ter vergoeding van de als gevolg van onrechtmatig handelen van Diadora Sport door haar geleden schade toekomt, maar dat zij daarmee nog niet bevoegd is haar verplichting tot het betalen van licentievergoedingen – of andere verplichtingen – onder de Overeenkomst zonder meer op te schorten (vgl. de onder 2.18. aangehaalde overweging uit de Italiaanse beslissing van 16 maart 2012). SIG heeft niet overtuigend beargumenteerd waarom dit oordeel van de Italiaanse rechter niet zou moeten worden gevolgd.
4.12. Voorshands oordelend was SIG derhalve (onder meer) gehouden tot betaling van licentievergoedingen op grond van de Overeenkomst. Diadora Sport heeft SIG in overeenstemming met artikel 13.2 van de Overeenkomst middels de door beide partijen als notice of default beschouwde brief van 25 februari 2011 in de gelegenheid gesteld die betaling (alsnog) te verrichten en daarbij een fatale termijn genoemd, waarna zij de overeenkomst als beëindigd zou beschouwen. SIG heeft zich weliswaar op 23 maart 2011, derhalve voordat de fatale termijn afliep, beroepen op de exceptio inadimpleti contractus, maar dit beroep is voorshands door de Italiaanse kort geding rechter – en thans ook door deze voorzieningenrechter – van de hand gewezen. SIG is derhalve niet van haar betalingsverplichting bevrijd. SIG heeft ook niet, nadat zij kennis heeft genomen van het oordeel van de Italiaanse rechter, alsnog betaald. Naar oordeel van de voorzieningenrechter dient er onder die omstandigheden voorshands van worden uitgegaan dat de Overeenkomst met inachtneming van artikel 13.2 daarvan per 30 maart 2011 rechtsgeldig is beëindigd.
Opheffing executoriale beslagen
4.13. In het licht van hetgeen hiervoor is overwogen, dienen de beslagen te worden opgeheven. Naar voorlopig oordeel heeft Diadora Sport immers niet gehandeld in strijd met het vonnis en zijn derhalve geen dwangsommen verbeurd.
Ongedaanmaking executoriale verkoop
4.14. SIG heeft ter zitting gesteld dat zij niet is begonnen met de executoriale verkoop van de beslagen merkrechten en dat zij evenmin van plan is de verkoop binnenkort – voordat dit vonnis wordt gewezen – aan te vangen. Nu ook overigens niet is gebleken dat de verkoop heeft plaatsgevonden, heeft Diadora Sport voorshands geen belang bij het gevorderde bevel tot ongedaanmaking van de eventuele executoriale verkoop. Deze vordering van Diadora Sport zal dan ook worden afgewezen.
Lees het vonnis hier.
