Geen gecreëerde afstand

B9 10410. Vzr. Rechtbank ’s-Gravenhage, 11 november 2011, KG ZA 11-1047, C&A Nederland C.V. &  Wehkamp B.V. tegen  G-Star Raw C.V. Facton Ltd.

Merkenrecht. Executiegeschil na Vzr. Rechtbank ’s-Gravenhage, 5 juli 2011, B9 9885. Aardig geschil over niets, althans de al dan niet aanwezigheid van niets, in de zin van de vermeende ruimte tussen de letters D en de letters STR in het teken DSTR. Waarschijnlijk de enige IE-zaak waarin niet of nauwelijks afstand houden wordt beloond.

Het eerder door de voorzieningenrechter gegeven gebod betrof  het staken van de aanbieding van kledingstukken voorzien van het teken ‘DSTR’, waarbij een afstand wordt gecreëerd tussen de letter ‘D’ enerzijds en de letters ‘STR’ anderzijds.  Aan het gegeven gebod lag ten grondslag dat door de gecreëerde afstand tussen de letter ‘D’ en de letters ‘STR’, de letters ‘STR’ door het in aanmerking komend publiek zullen worden opgevat als ‘STAR’, waardoor (ook) sprake is van auditieve en begripsmatige overeenstemming tussen het ‘DSTR’ teken en het merk G-STAR.

Na het vonnis in kort geding heeft G-Star aan C&A laten weten aanspraak te maken op verbeurde dwangsommen, omdat door het aanbieden van de nieuwe DSTR-kledingstukken het vonnis van 5 juli 2011 zou zijn overtreden (afbeeldingen in het vonnis). In het onderhavige executiegeschil oordeelt de rechter echter dat de door C&A op de aangeboden kleding gebruikte DSTR-tekens niet onder het gegeven verbod vallen, nu “de minieme ruimte tussen de letter ‘D’ en de letters ‘str’ bij de ‘Dstr’ tekens op kledingstukken (i)-(iv) niet van dien aard is dat gesproken kan worden van een gecreëerde afstand in de zin van het gebod.”  En zelfs als bij de tekens afgebeeld op kledingstukken sprake zou zijn van een afstand gecreëerd tussen de ‘D’ en ‘str’, “dan nog zou in ernst kunnen worden betwijfeld of dat teken onder het gebod valt, gelet op het gebruik van het teken ‘Urbn’ daaraan voorafgaand.” Ook het bijkomend gebruik van het woord ‘star’ in de nabijheid van het teken Dstr kan daar niet aan afdoen.

M.b.t. een overgelegd kledingstuk zonder bijkomende aanduiding oordeelt de voorzieningenrechter daarnaast nog dat “ Anderzijds kan worden betwijfeld of de afstand tussen de letter ‘D’ enerzijds en de letters ‘str’ anderzijds van dien aard is, dat de letters ‘str’ door het publiek zullen worden opgevat als ‘star’, waarop, als gezegd, in het vonnis van 5 juli 2011 het oordeel over de overeenstemming tussen merk en ingeroepen teken, en daarmee het gebod, was gegrond.”

Geen dwangsommen verbeurd. 1019h proceskosten eiser G-Star: €13.393,- Afbeeldingen in het vonnis. In citaten:

4.6. Naar voorlopig oordeel is de minieme ruimte tussen de letter ‘D’ en de letters ‘str’ bij de ‘Dstr’ tekens op kledingstukken (i)-(iv) niet van dien aard dat gesproken kan worden van een gecreëerde afstand in de zin van het gebod. Naar voorlopig oordeel vloeit de (minieme) ruimte tussen de letter ‘D’ en de letter ‘s’, terwijl de letters ‘str’ wel met elkaar zijn verbonden, voort uit de keuze voor het betreffende sierlettertype en zal dat ook zo door het publiek worden begrepen. Bij gedrukt sierschrift is het immers niet ongebruikelijk dat sommige letters wel en andere niet met elkaar zijn verbonden. In de door C&A gehanteerde schrijfwijze van het ‘Dstr’ teken op deze kledingstukken zal de letter ‘D’ daarom naar voorlopig oordeel door het publiek niet worden gezien als losstaand van de letters ‘str’. Aangezien daarmee de grondslag voor het aannemen van inbreuk volgens het vonnis van 5 juli 2011 ontbreekt, kan redelijkerwijs niet worden aangenomen dat het teken zoals aangebracht op de kledingstukken (i)-(iv) onder het gebod valt.

4.7. Ook het feit dat het teken ‘Dstr’ op de thans voorliggende kledingstukken wordt gebruikt in direct verband met en voorafgegaan door het teken ‘Urbn’ maakt dat aan het criterium dat in ernst niet kan worden betwijfeld of het door C&A gebezigde lettergebruik onder het gebod valt, niet is voldaan. Immers, dat de letters ‘STR’ door het publiek zouden worden gelezen als ‘STAR’ werd in het vonnis van 5 juli 2011 niet zonder meer aannemelijk geacht indien ‘DSTR’ werd voorafgegaan door ‘URBN’, omdat het dan aannemelijk werd geacht dat het teken ‘DSTR’ eerder zou worden opgevat als ‘district’. Een teken dat werd voorafgegaan door ‘URBN’ én waarbij afstand was gecreëerd tussen de letter ‘D’ en de letters ‘STR’ is in de procedure die heeft geleid tot het vonnis van 5 juli 2011 niet aan de orde geweest. Zelfs indien G-Star zou moeten worden gevolgd in haar standpunt dat bij de tekens afgebeeld op kledingstukken (i)-(iv) sprake zou zijn van een afstand gecreëerd tussen de ‘D’ en ‘str’, dan nog zou in ernst kunnen worden betwijfeld of dat teken onder het gebod valt, gelet op het gebruik van het teken ‘Urbn’ daaraan voorafgaand.

4.8. De door G-Star genoemde bijkomende omstandigheden – deels dezelfde als die in het vonnis van 5 juli 2011 zijn genoemd en voorts dat het teken ‘5 star’ bovenaan de kledingstukken is afgebeeld, waardoor volgens G-Star de letters ‘str’ eerder zullen worden begrepen als ‘star’, gebruik van geborduurde letters, beginhoofdletters en nagenoeg identiek lettertype – leiden niet tot een ander oordeel. De in het vonnis van 5 juli 2011 genoemde bijkomende omstandigheden werden onvoldoende geoordeeld om (kort gezegd) inbreuk aan te nemen door ‘DSTR’ tekens waar de ‘D’ niet was losgekoppeld van de letters ‘STR’ (zie r.o. 4.22 van het vonnis). Het is minst genomen aan twijfel onderhevig of ten aanzien van de nu aan de orde zijnde bijkomende omstandigheden anders geoordeeld zou moeten worden.

4.9. Uit het voorgaande volgt dat de vordering van C&A ten aanzien van het ‘Dstr’ teken zoals afgebeeld op de kledingstukken (i), (ii), (iii) en (iv) voor toewijzing in aanmerking komt.

(…) 4.12. Aan de voorzijde is gebruik gemaakt van een ander, strakker, lettertype en is alleen een beginhoofdletter gebruikt. Tussen de ‘D’ en de letters ‘str’ is enige ruimte gelaten, terwijl de letters ‘str’ niet zozeer als schrijfletters met elkaar zijn verbonden, maar wel tegen elkaar aan geborduurd zijn. De ruimte tussen de ‘D’ en de letters ‘str’ lijkt daarmee niet te zijn ingegeven door het gebruikte lettertype, zodat in die zin sprake is van het creëren van  (enige) afstand tussen ‘D’ en ‘str’. Anderzijds kan worden betwijfeld of de afstand tussen de letter ‘D’ enerzijds en de letters ‘str’ anderzijds van dien aard is, dat de letters ‘str’ door het publiek zullen worden opgevat als ‘star’, waarop – als gezegd – in het vonnis van 5 juli 2011 het oordeel over de overeenstemming tussen merk en ingeroepen teken, en daarmee het gebod, was gegrond. Daarbij is voorts van belang dat in het onderhavige geval alleen een beginhoofdletter is gebruikt, welke omstandigheid, als gezegd, in het vonnis van 5 juli 2011 niet bij de beoordeling is betrokken. Partijen nemen tegengestelde standpunten in ten aanzien van de vraag of daardoor afstand wordt gecreëerd tussen de letter ‘D’ en de letters ‘str’. De voorzieningenrechter acht gelet op dat alles gerede twijfel mogelijk over het antwoord op de vraag of met het ‘Dstr’ teken op de voorzijde van kledingstuk (v) het in het vonnis van 5 juli 2011 gegeven gebod wordt overtreden. Gelet op het in executiegeschillen geldende uitgangspunt dat gevallen van twijfel in het voordeel van de veroordeelde dienen te worden beslist, komt ook ten aanzien van het gebruik van dit teken de vordering van C&A voor toewijzing in aanmerking.

Lees het vonnis hier. Zie ook tussen partijen: Vzr. Rechtbank ’s-Gravenhage, 9 augustus 2011, B9 10019.