Geen reële dreiging

B9 11014. Vzr. Rechtbank ‘s-Gravenhage, 27 maart 2012, KG ZA 12-138, Merck Sharp & Dohme Corp. C.s. tegen Teva Pharma B.V. c.s.

Octrooirecht. Eiseres Merck stelt dat inbreuk dreigt op haar Europese Octrooi m.b.t. een HIV-remmer. Op basis van het octrooi heeft Merck voor verschillende landen ABC’s verkregen voor het product Efavirenz, die op of omstreeks november 2013 zulen verlopen. Gedaagde Teva, producent van generieke geneesmiddelen, beschikt over een handelsvergunning voor het generieke Efavirenz Teva.

Merck heeft gedaagde Teva, verzocht om schriftelijk toe te zeggen geen stappen te ondernemen om een generiek Efavirenz middel op de markt te brengen voor de afloop van de octrooi- en ABC-bescherming. Teva heeft aan dit verzoek niet voldaan en Merck vordert i.c. een inbreukverbod althans een bevel om Merck acht weken voor markintroductie op de hoogte te stellen.

De vorderingen worden afgewezen. “In de onderhavige zaak is met name van belang of sprake is van een reële inbreukdreiging, dat wil zeggen: of er omstandigheden zijn die maken dat aannemelijk is dat Teva voornemens is een marktintroductie “at risk” uit te voeren.”  En die omstandigheden zijn er, naar oordeel van de voorzieningenrechter, niet. Het belang dat Teva heeft bij het geheimhouden van dergelijke bedrijfsgevoelige informatie weegt zwaarder dan het belang van Merck om, met het oog op het nemen van (rechts)maatregelen, tijdig geïnformeerd te worden over een aanstaande inbreuk.

4.7. Het enkele feit dat Teva een marktvergunning heeft voor een product dat onder de bescherming van een octrooi of ABC valt is volgens vaste rechtspraak niet voldoende om aan te nemen dat een reële inbreukdreiging bestaat. Dat volgens Merck de marktvergunning door Teva ongebruikelijk vroeg is aangevraagd, zodat aannemelijk is dat Teva voornemens is vroegtijdig op de markt te komen, is door Teva gemotiveerd weersproken. Ook het feit dat een marktvergunning lang voor het einde van de octrooibescherming is aangevraagd (en verkregen) doet een dergelijke dreiging overigens niet zonder meer ontstaan. Aanvragers dienen immers rekening te houden met mogelijke vertragingen in de verleningsprocedure.

4.8. Dit wordt voorshands niet anders als, zoals in het onderhavige geval, aan een vergunninghouder ook marktvergunningen zijn verleend voor de andere bestanddelen van een combinatietherapie. Ook in dat geval zullen aanvullende omstandigheden aanwezig moeten zijn om te kunnen spreken van reële inbreukdreiging.

4.9. Naar voorlopig oordeel zijn die omstandigheden in de huidige situatie niet aanwezig. Dat aanbieders van generieke geneesmiddelen groot belang hebben bij het zo vroeg mogelijk betreden van de markt moge waar zijn, daarmee is in dit specifieke geval nog geen reële dreiging gegeven.

4.10. Ook de in het verleden door Teva uitgevoerde marktintroducties “at risk” – die aanleiding waren tot rechterlijke uitspraken  – dragen niet voldoende bij aan de inbreukdreiging, nu niet is gebleken dat een dergelijke benadering door Teva als gebruikelijke strategie wordt toegepast.

4.11. Het feit dat Teva weigert toe te zeggen dat zij zal afzien van een marktintroductie “at risk”, dan wel dat zij Merck (tijdig) zal informeren over een dergelijke introductie, leidt naar voorlopig oordeel niet tot het aannemen van een reële dreiging. Merck heeft er in dit verband op gewezen dat de houding van een partij de vrees voor toekomstig onrechtmatig handelen zijnerzijds wettigt als die partij de geoorloofdheid van zijn handelwijze staande houdt, althans de onrechtmatigheid niet ronduit erkent (vgl. Van Nispen, Het rechterlijk verbod en bevel, Kluwer: 1978, p. 188). Als evenwel geen sprake is (geweest) van een concrete inbreuk of reële inbreukdreiging, is die vrees op zich voorshands onvoldoende om het uitblijven van enige toezegging ter zake te beschouwen als onrechtmatig. Als dit anders zou zijn, dan zou dat betekenen dat een octrooihouder eenzijdig reële inbreukdreiging kan creëren zodra een marktvergunning is verleend door om een dergelijke toezegging te vragen, wat in strijd zou zijn met het hiervoor onder 4.7. besproken uitgangspunt dat het enkele feit dat een marktvergunning is verkregen niet voldoende is om aan te nemen dat een dergelijke dreiging bestaat.

4.12. Op Teva rust naar voorlopig oordeel niet een algemeen geldende verplichting Merck op de hoogte te stellen van haar (voorgenomen) bedrijfsactiviteiten. Het belang dat Teva heeft bij het geheimhouden van dergelijke bedrijfsgevoelige informatie weegt zwaarder dan het belang van Merck om, met het oog op het nemen van (rechts)maatregelen, tijdig geïnformeerd te worden over een aanstaande inbreuk. Daarbij neemt de voorzieningenrechter in aanmerking dat een marktintroductie van Efivarenz Teva voorafgegaan zal worden door een vermelding in de G-standaard ten minste tien dagen voor het product daadwerkelijk door apothekers zal worden afgegeven, zodat Merck naar voorlopig oordeel – gegeven de mogelijkheden die het Nederlandse procesrecht biedt – voldoende tijd heeft tijdig (rechts)maatregelen te treffen.

Lees het vonnis hier.