Geen sprake van 'voor-voorgebruik'

B9 11029. Rechtbank 's-Gravenhage, 30 maart 2012, KG ZA 12-175, Dutch Gardens International B.V. (DGI) tegen Dutch Garden World B.V. (DGW) cs. (met dank aan Paul de Groen, De Groen & Van Lint Advocaten).

Merkenrecht. Handelsnaamrecht. DGI stelt de 'voor-voorgebruiker' te zijn van de merknaam Dutch Gardens. De voorzieningenrechter volgt dit (merkenrechtelijke) betoog niet, waardoor DGW haar handelsnaam kan blijven gebruiken. Het beroep van DGI op het handelsnaamrecht faalt eveneens, omdat DGI niet aannemelijk heeft gemaakt dat zij de handelsnaam van Dutch Garden Inc. eerder gebruikte dan DGW. DGI wordt veroordeeld de volledige proceskosten te vergoeden.

Merkenrecht

4.3 DGI stelt dat DGW door het gebruik van het teken Dutch Garden World inbreuk maakt op haar Benelux woord/beeldmerk. Onweersproken is dat DGW vanaf - in ieder geval november 2008 het "Dutch Garden World" logo gebruikt en dat het depot van DGI derhalve heeft plaatsgevonden nadat DGW het logo "Dutch Garden World" gedurende enkele jaren in gebruik had. DGW stelt zich op het standpunt (voor het geval haar gebruik van dat logo als gebruik van een met het merk van DGI overeenstemmend merk voor soortgelijke waren en diensten zou moeten worden aangemerkt, zoals DGI stelt, maar door DGW is bestreden) dat het depot van DGI dientengevolge te kwader trouw is geschied. DGI heeft daarentegen verweer gevoerd met een broep op het zogeheten 'voor-voorgebruik' van het later door haar ingeschreven merk "Dutch Gardens". DGI heeft betoogd dat zij en haar voorgangers het merk sinds 2001 in de Benelux hebben gebruikt.

4.4 Ingevolge artikel 2.4 sub f, ten eerste, BVIE, wordt geen recht op een merk verkregen door de inschrijving van een merk, waarvan het depot te kwader trouw is verricht met name het depot dat wordt verricht terwijl de deposant weet of behoort te weten dat een derde binnnen de laatste drie jaren in het Benelux gebied een overeenstemmend merk voor soortgelijke waren of diensten te goeder trouw en op normale wijze heeft gebruikt en die derde zijn toestemming niet heeft verleend. De kwade trouw ontbreekt evenwel indien de deposant weet van het eerdere gebruik van een derde als hier beschreven, doch deze derde in verhouding tot de deposant, niet de eerste gebruiker van het merk is omdat de deposant ('voor-voorgebruiker') zelf nog eerder van het merk gebruik maakte (Benelux Gerechtshof 25 juni 2003, NJ 2005, 526, Unilever-Artic, Winner Taco). Voor het gestelde 'voor-voorgebruik' is derhalve noodzakelijk dat DGI en/of haar rechtsvoorganger het logo zoals weergegeven onder 2.5 in de Benelux op normale wijze heeft gebruikt voor aanvang van het gebruik door DGW van het teken "Dutch Garden World". Op grond van hetgeen door DGI is aangevoerd en de door haar overgelegde producties is zulks voorhands onvoldoende aannemlijk geworden. Daartoe overweegt de voorzieningenrechter als volgt.

4.5 De door DGI als producties 7 en 13 overgelegde voorzijdes van catalogi van respectievelijk 2001, 2005 en 2008 bevatten weliswaar (anders dan de als productie 5 overgelegde catalogus uit 1992) het ingeroepen logo, doch gezien de talen waarin de catalogi zijn uitgegeven - Engels, Russisch en Chileens - is niet aannemelijk  dat deze bestemd waren voor en gebruikt zijn in de Benelux om afzet van haar waren of diensten te vinden of te behouden. Niet, althans onvoldoende gemotiveerd, is gesteld dat het uitgeven van deze catalogi niettemin heeft te gelden als (normaal) gebruik van het merk in de Benelux.

(...)

Handelsnaamrecht

4.13 Niet gemotiveerd bestreden is dat de joint venture company Dutch Gardens Inc. vanaf haar oprichting in 2001 activiteiten is gaan verrichten onder de naam "Dutch Gardens" en dat zij haar niet op de Verenigde Staten gerichte activiteiten eind 2009 heeft overgedragen aan DGI. Evenmin bestreden is dat Langeveld reeds sinds lange tijd daarvoor, in elk geval vanaf 1992, geruik maakte van de handelsnaam "Dutch Gardens" voor haar postorderverkoop van bloembollen in het buitenland, met name de Verenigde Staten. Wel nadrukkelijk is bestreden de stelling van DGI dat de activa van Langeveld en Langeveld Bulb Co. Inc. (in welke vennootschap zij in de jaren '80 haar distributie-activiteiten in de Verenigde Staten zou hebben ingebracht), waaronder de handelsnaam "Dutch Gardens", in de jaren '90 van de vorige eeuw zouden zijn overgenomen door IGP. Ter zitting heeft de raadsman van DGI desgevraagd verklaard dat daarvan geen bewijs voorhanden is. Uit de overgelegde producties van DGI valt dit voorhands ook niet af te leiden. Uit de hieronder weergegeven structuur van ondernemingen, overgelegd als bijlage 1 bij productie 17 - die volgens de voormalig directeur van Dutch Gardens Inc. (thans directeur van DGI, van wie ook de handgeschreven aantekening afkomstig is) de structuur voorafgaand aan de oprichting van Dutch Gardens Inc. weergaf - lijkt het dat (de handelsactiviteiten van) Langeveld noch Langeveld Bulb Co. Inc. op het moment van oprichting van Dutch Gardens Inc. was ingebracht in IGP, doch naast respectievelijk boven IGP stond. Gelet daarop is de stelling van DGI voorhands niet aannemelijk geworden, zodat DGI zich derhalve niet kan beroepen op het eerdere gebruik van de handelsnaam "Dutch Gardens" door Langeveld en/of Langeveld Bulb Co. Inc. Resteert de vraag of DGI een beroep toekomt op artikel 5 Handelsnaamwet op grond van het gestede gebruik van de handelsnaam vanaf 2001 door Dutch Gardens Inc.

(...)

Lees het vonnis hier.