B9 10666. Gerechtshof ’s-Gravenhage, beschikking van 17 januari 2012, zaaknr. 200.082.649/01, Truvo Belgium Comm. V. tegen Detemedien Deutsche Telekom Medien GmbH (met dank aan Linda Brouwer, Bird & Bird).
Merkenrecht. Normaal gebruik. Procesrecht beroepszaken. Beschikking in beroep tegen de afwijzing door het BBIE van de oppositie van Truvo tegen het woordmerk Gelbe Seiten van Detemedien. “Het enkele in de lucht houden van een website met een naam waarin een merk voorkomt is onvoldoende om normaal gebruik van dat merk aan te nemen. Daarvan kan slechts sprake zijn als het publiek de website ook bezoekt en het gebruik van (de merken in) de domeinnaam ook aanmerkt als merkgebruik.”
De oppositie vanTruvo was gebaseerd op de BX-woordmerken Gelbe Seiten, Gele Bladzijden, Yellow Pages en Pages Jaunes. Het BBIE oordeelde dat de merken Gelbe Seiten, Gele Bladzijde en Pages Jaunes niet normaal gebruikt waren en dat m.b.t. het betwiste teken Gelbe Seiten en Truvo’s merk Yellow Pages verwarringsgevaar niet aannemelijk was.
Het hof verwerpt het beroep tegen de beslissing van het BBIE. Van normaal gebruik van de merk Gelbe Seiten, Gele Bladzijde en Pages Jaunes is ook naar mening van het hof geen sprake.
De enkele vermelding van de merken, voorzien van het teken ®, in andere publicaties levert geen merkgebruik op en ook het gebruik van de kleur geel door Truvo is geen merkgebruik. Daarnaast is ‘het enkele in de lucht houden van een website met een naam waarin een merk voorkomt is onvoldoende om normaal gebruik van dat merk aan te nemen’. Daarvan kan slechts sprake zijn als het publiek de website ook bezoekt en het gebruik van (de merken in) de domeinnaam ook aanmerkt als merkgebruik. Dat is in casu niet aangetoond.
Het merk Yellow Pages is wel normaal gebruikt, maar van verwarringsgevaar is ook naar oordeel van het hof geen sprake. De enkele begripsmatige overeenstemming is daarvoor onvoldoende, omdat daarvoor een (dubbele) vertaalslag is vereist. Met betrekking tot art 2.20, lid 4, BVIE (‘Het uitsluitend recht op een merk luidende in één der nationale of streekstalen van het Benelux-gebied, strekt zich van rechtswege uit over zijn vertaling in een andere dezer talen. De beoordeling van de overeenstemming voortvloeiende uit vertalingen in een of meer aan het genoemde gebeid vreemde talen geschiedt door de rechter.’) oordeelt het hof dat ‘deze bepaling een beperkte strekking heeft en wellicht in strijd is met de merkenrichtlijn, zodat er in ieder geval geen ruimte is voor een ruime of analoge toepassing. De stelling dat het Yelow Pages-format wereldberoemd is, wil daarnaast niet zeggen dat het onderhavige merk bekend is. Eerder nog wordt daarmee het beschrijvende karakter benadrukt.
Over de toelaatbaarheid van de als gebruiksbewijzen overlegde stukken oordeelt het hof dat “het BenGH voor de beroepsprocedure over een weigering op absolute gronden (Europolis IV) heeft geoordeeld dat het verzoeker/deposant wel vrijstaat in de beroepsprocedure nadere gegevens/nieuw bewijsmateriaal aan te voeren ter ondersteuning van een in de bezwaarfase aangevoerde grondslag. Het hof is van oordeel dat niet valt in te zien waarom dit anders zou zijn voor de beroepsprocedure inzake oppositie.”
Artikel 1019h is niet van toepassing, nu de oppositieprocedure niet samenhangt met een concrete inbreukactie.
Lees de beschikking hier.
