Michiel Haegens, Signify: "Een merk kan worden ingeschreven als individueel merk of als collectief merk. Die eerste categorie dekt ruim 98% van alle merkaanvragen en betreffen consumenten- en B2B-merken als ING, ADIDAS en ANWB. Collectieve merken zijn veel schaarser. Niet alleen in het gebruik, maar nog minder worden er als merk geregistreerd. In het Benelux register staan zo’n 1200 collectieve merken geregistreerd. In het Europese merkenregister zijn dat er ruim 2000. Voorbeelden zijn merken als TÜV, VVV Tourist Information en het Beter Leven Keurmerk. Collectieve merken zijn dus niet de meest voorkomende merken, maar zijn meestal wel zeer bekend. Voor de houders van deze merken zijn er belangrijke veranderingen in aantocht.
Achterliggende reden is dat er nieuwe wetgeving wordt doorgevoerd, waardoor er naast het collectieve merk, het zogenoemde certificeringsmerk wordt geïntroduceerd. Tegelijkertijd wordt de wetgeving met betrekking tot de collectieve merken aangepast.
Voor EU-merken treden de wijzigingen per 1 oktober a.s. in werking. Een houder kan vanaf die datum zijn merk als certificeringsmerk indienen, dus naast de reeds bestaande individuele en collectieve merken. De houder moet een “association” zijn, wat duidelijk individuele personen als merkhouder uitsluit, maar ruimte lijkt te laten voor een B.V. of N.V. om als merkhouder te fungeren. Voor bestaande collectieve merken geldt dat deze niet kunnen worden omgezet naar een certificeringsmerk. Daardoor kan de vreemde (en juridisch complexe) situatie ontstaan dat een entiteit houder is van hetzelfde merk dat is ingeschreven als collectief- en als certificeringsmerk. Zeker als het merk enkel als certificeringsmerk wordt gebruikt, kan het lastig worden om rechtshandhavend gebruik van het merk als collectief merk aan te tonen…
Op Benelux niveau wordt de wetgeving momenteel in lijn gebracht met de Europese wetgeving en gaan de wijzigingen naar verwachting begin 2018 in.
Maar volgens concept-wetgeving, en in tegenstelling tot de EU, heeft de houder van een collectief merk in de Benelux bij de eerstvolgende vernieuwing van het merk de mogelijkheid om een collectief merk om te zetten in een certificeringsmerk, dan wel de inschrijving als collectief merk te handhaven in het register.
Daarnaast, wederom in tegenstelling tot de EU, lijkt in de Benelux de aard van de merkhouder strikter te worden uitgelegd. Volgens de (nieuwe) wettelijke Benelux bepalingen kunnen namelijk alleen ‘verenigingen of publiekrechtelijk rechtspersonen’ houder van een collectief merk zijn. Dit betekent dat een bestaande (collectieve) merkenportefeuille van op naam van een natuurlijk persoon of andere entiteitsvorm niet meer kan worden uitgebreid op diezelfde houdernaam. Als gevolg daarvan zal de portefeuille dus automatisch verschillende houders krijgen, wat weer onwenselijk zal zijn en waarmee de merkhouder welhaast gedwongen wordt om zijn bestaande collectieve merken over te dragen naar een nieuw(e) (op te richten) entiteit.
Met de nieuwe wetgeving in aantocht en recente jurisprudentie in het achterhoofd moeten houders van keurmerken en aanverwante merken niet alleen hun merkenportefeuille nog eens goed doornemen of deze future proof is, maar dient ook het gebruik met de aard van het merk in overeenstemming te zijn."
