B9 10341.
Hoge Raad, 28 oktober 2011, LJN: BR3059, Mag Instrument Incorporated tegen Edco Eindhoven B.V. en P.P. Impex B.V.
Auteursrecht. Merkenrecht (vormmerken). Slaafse nabootsing. MAG-Zaklampenzaak ( zie Hof Amsterdam, 20 oktober 2009). De Hoge Raad houdt de zaak aan en stelt m.b.t. de gestelde slaafse nabootsing prejudiciële vragen aan het Benelux-Gerechtshof over het overgangsrecht met betrekking tot de wijziging van art. 14 lid 1 en het vervallen van art. 14 lid 8 BTMW (oud) per 1 december 2003 (samenloopverbod). De Hoge Raad houdt de zaak aan tot het BenGH uitspraak zal hebben gedaan.
In cassatie spelen spelen nog slechts drie grondslagen van de vorderingen van MAG een rol: (a) inbreuk op de auteursrechten van MAG op de vorm van de zaklampen, (b) inbreuk op de merkrechten van MAG op haar zaklampen en (c) de ongeoorloofde mededinging (slaafse nabootsing) door Edco.
De feiten, in de woorden van A-G Verkade: “ In deze 'zaklampenzaak' gaat het, voor wat betreft de auteursrechtelijke grondslag, om de uitleg van art. 2 lid 7 Berner Conventie (hierna: BC). Deze bepaling bevat een reciprociteitstoets en bepaalt - naar de kern - dat voor werken die in het land van herkomst alleen als modellen en niet auteursrechtelijk zijn beschermd, in een ander conventieland alleen de bescherming kan worden ingeroepen welke in dat land aan modellen wordt verleend. Bij toepassing van deze toets rijst de vraag of het gaat om auteursrechtelijke bescherming in het land van oorsprong van het betreffende werk van toegepaste kunst of voor soortgelijke werken van toegepaste kunst, of voor werken van toegepaste kunst in het algemeen.
Bij de merkenrechtelijke grondslag is aan de orde de vraag of het hof miskend zou hebben dat - buiten de vormen die door art. 2.1 lid 2 BVIE van bescherming zijn uitgesloten - sprake is van vormgevingselementen, welke - ook in verband met zgn. inburgering - nader in de beoordeling betrokken zouden hebben moeten worden.
Ten slotte speelt met betrekking tot het leerstuk van de zgn. slaafse nabootsing de overgangsrechtelijke vraag of het samenloopverbod van art. 14 lid 8 BTMW - dat per 1 december 2003 is afgeschaft - nog moet worden toegepast in een geval waarin vóór die datum met de bestreden handelingen was begonnen.”
Over de gestelde inbreuk op het auteursrecht en het daarmee samenhangende reciprociteitbeginsel van de Berner Conventie oordeelt de Hoge Raad, net als het hof, dat op MAG de bewijslast rust met betrekking tot het bestaan van auteursrechtelijke bescherming van de (vorm van de) Mag-Lite zaklampen in de Verenigde Staten als land van oorsprong. Het oordeel van het hof dat het ontwerp van de Mag-Lite zaklamp naar het recht van de Verenigde Staten voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt is feitelijk van aard en kan als zodanig niet in cassatie worden betwist.
Over de door het hof afgewezen (vorm)merkenrechtelijke grondslag van de vordering van MAG oordeelt de Hoge Raad dat “de betwisting van dat merkrecht ook kan bestaan in de stelling dat het merk nietig is omdat het elk onderscheidend vermogen mist zodat geen merkrecht is verkregen. Een daartoe strekkend verweer is in de feitelijke instanties in deze zaak gevoerd.” Een reconventionele nietigheidsvordering of een nietigheids- of vervallenverklaringprocedure is geen vereiste.
De prejudiciële vragen betreffen de gestelde slaafse nabootsing en het (afgeschafte) samenloopverbod van art. 14 lid 8 BTMW (oud):
1. Dient art. IV van het Protocol houdende wijziging van de Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen van Brussel van 20 juni 2002, aldus te worden uitgelegd dat onder de in dat artikel genoemde handelingen moeten worden begrepen de handelingen waartegen de houder van de tekening of het model zich niet kon verzetten krachtens de tekst van art. 14 lid 8 BTMW, zoals dat gold vóór het tijdstip van de inwerkingtreding van dat Protocol?
2. Indien vraag 1 ontkennend beantwoord wordt, dient dan nochtans als regel van overgangsrecht te worden aangenomen dat artikel 14 lid 1 BTMW, zoals gewijzigd bij het in vraag 1 genoemde Protocol, niet van toepassing is op handelingen die worden verricht door degene die daarmee vóór het tijdstip van inwerkingtreding van dit Protocol was begonnen, indien de houder van de tekening of het model zich niet kon verzetten tegen deze handelingen krachtens art. 14 lid 8 BTMW zoals dat gold vóór het tijdstip van de inwerkingtreding van dit Protocol?
Lees het arrest hier.
