Het belang van de vrije parallelhandel weegt zwaarder

B9 11182. Gemeensch. Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba , 30 september 2011, LJN: BW4835, Diageo Brands B.V. c.s. tegen Sriram N.V., Cardinal Gift Shop N.V. c.s.

Merkenrecht. Parallelimport. Overzeese zaak waarin Diageo c.s. zich keert tegen de verkoop in de winkels van Sriram c.s. van van Diageo afkomstige flessen (onder meer van Diageo’s merken Johnny Walker en Gordon’s) waarvan de identificatiecodes zijn verwijderd of onleesbaar gemaakt. Diageo stelt dat haar merkenrecht in beginsel is uitgeput, maar dat de flessen als gevolg van het verwijderen of onleesbaar maken van de codes een oud en gebruikt uiterlijk hebben gekregen, dat het terugroepen van producten en de opsporing van namaak zonder codes bemoeilijkt worden en dat de Landsverordening etikettering van levensmiddelen identificatiecodes verplicht stelt.

Het Hof bevestigt het vonnis waarvan beroep, waarbij het GEA de vorderingen van Diageo heeft afgewezen. Reputatieschade van de luxe merken wordt niet aangenomen en de legitieme belangen van Diageo bij het ongemoeid laten van de identificatiecodes legt het i.c. af tegen het belang van een vrije parallelhandel in Sint Maarten.  “Gelet op de sterke afhankelijkheid van Sint Maarten van import en toerisme en gelet op het belang dat ook volgens de wetsgeschiedenis bij de Mlv moet worden gehecht aan vrije parallelhandel, is het Hof met het GEA van oordeel dat op dit punt concordantie van rechtspraak moet wijken voor het door de wetgever voor Sint Maarten beoogde systeem van vrije parallelimport.”

4.8 Het Hof wijst erop dat de in artikel 23 lid 8 Mlv verankerde uitputtingsregel niet gefrustreerd kan worden door aanbrenging van coderingen op producten, in die zin dat reeds de wijziging van het product als gevolg van verwijdering, afplakking of het anderszins onleesbaar maken van die coderingen en/of ompakking als merkinbreuk moet worden aangemerkt (vgl. GHvJNAA 28 oktober 2005, AR 131/03 – H 84/05, Dior vs. Prakash, rov. 2.6).

4.9 Wat betreft de fysieke veranderingen die de flessen en hun verpakking hebben ondergaan door het verwijderen van de codes, welke veranderingen Diageo heeft aangetoond met de overlegde processen-verbaal en afbeeldingen en met de ter gelegenheid van het pleidooi in hoger beroep getoonde producten, is het Hof met het GEA van oordeel dat deze zeer gering zijn en geen noemenswaardige afbreuk doen aan de goede faam van de merken van Diageo, ook niet indien wordt uitgegaan, zoals het Hof in navolging van partijen zal doen, van een luxe imago van die merken. De uiterlijke veranderingen van de flessen zijn niet zodanig dat daardoor verwarring bij de consument kan ontstaan omtrent de herkomst daarvan.

4.10 Anders dan het GEA acht het Hof aannemelijk geworden dat de codes (mede) zijn aangebracht om een “recall” te vergemakkelijken en om “counterfeit” te kunnen herkennen en opsporen. Dat zijn, in tegenstelling tot de bestrijding van parallelhandel, legitieme belangen, evenals de daarmee samenhangende wens van Diageo haar productaansprake-ijkheid te beperken. De stelling van Diageo dat de codes tevens zijn aangebracht om te voldoen aan het wettelijke voorschrift van artikel 5 lid 1 sub i jo. 22 lid 1 van het Lands-besluit etikettering van levensmiddelen acht het Hof in zoverre ongegrond, dat gesteld noch gebleken is dat Diageo zich wat betreft Sint Maarten bezighoudt met “verhandeling” van de flessen als bedoeld in het Landsbesluit, zodat niet kan worden aangenomen dat het betreffende voorschrift Diageo enige verplichting oplegt. Voorts kan de strekking van deze bepalingen uit het landsbesluit niet zijn om Diageo of derden een wapen te verschaffen tegen parallelimport, nu een hogere regeling (artikel 23 lid 8 Mlv) juist ervan uitgaat dat deze het algemeen belang dient.

4.11 De omstandigheid dat aangenomen wordt dat de codes door Diageo (mede) zijn aangebracht ter verwezenlijking van legitieme doeleinden brengt nog niet met zich, zoals Diageo met verwijzing naar HvJ EG 11 november 1997, NJ 1999, 216, Loendersloot vs. Ballantine heeft bepleit, dat Diageo zich tegen het verhandelen van flessen zonder code kan verzetten. Gelet op de sterke afhankelijkheid van Sint Maarten van import en toerisme en gelet op het belang dat ook volgens de wetsgeschiedenis bij de Mlv moet worden gehecht aan vrije parallelhandel, is het Hof met het GEA van oordeel dat op dit punt concordantie van rechtspraak moet wijken voor het door de wetgever voor Sint Maarten beoogde systeem van vrije parallelimport, met de daarmee gepaard gaande (ver-onderstelde) gunstige effecten op prijzen en economie. Het Hof verwijst in dit verband naar het vergelijkbaar oordeel in zijn vonnissen van 25 augustus 2000, TAR-Justicia 2002, nr. 2, p. 138, Leela & Sons vs. Caribbean Duty Free Cigar Distributers en van 17 april 2007, TAR-Justicia 2007, nr. 4, p. 258, Bacardi vs. King Hong.

4.12 Bij een afweging van de legitieme belangen van Diageo bij het ongemoeid laten van de identificatiecodes tegen het door het Hof in navolging van de wetgever zwaarwegend geoordeelde belang van (ook) Sriram c.s. bij een vrije parallelhandel in Sint Maarten, is het Hof van oordeel dat geen sprake is van gegronde redenen voor Diageo voor verzet als bedoeld in artikel 23 lid 8 Mlv. Het verhandelen door Sriram c.s. van (door derden) gedecodeerde flessen is naar het oordeel van het Hof evenmin aan te merken als een onrechtmatige daad van Sriram c.s. jegens Diageo. Bij het voorgaande betrekt het Hof mede de omstandigheid dat, zoals hiervoor overwogen, de wijzigingen aan het uiterlijk van de flessen zeer gering zijn en dat voor Diageo het nut van de codes bij het terugroepen van producten en vooral het opsporen van namaak betrekkelijk gering is en dat haar daartoe ook andere mogelijkheden ten dienste staan. Het Hof verwijst hiervoor naar hetgeen het GEA terzake heeft overwogen in rov. 4.11 en 4.12 van het bestreden vonnis, waarbij het Hof zich aansluit, en op de niet-weersproken omstandigheid dat, waar van toepassing, de streepjescodes en vervaldata niet zijn verwijderd.

4.13 Gelet op het voorgaande kunnen de grieven niet slagen. Het bestreden vonnis zal worden bevestigd, met veroordeling van Diageo als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten van het hoger beroep.

Lees  het arrest hier.