Het concept van een konijnenkop

B9 10378. Rechtbank ’s-Gravenhage, 2 november 2011, HA ZA 10-954, Playboy Enterprises International Inc. tegen Toy Trade M. Biermann B.Ven Toy Trade MC Biermann GmbH.

Merkenrecht. Zaak over de beschermingsomvang van bekende merken. Eiser Playboy maakte op grond van haar ‘Bunny’-beeld- en vormmerken al eerder bezwaar tegen de verhandeling door gedaagde van een kussen in de vorm een konijnenkop en tegen een door gedaagde in Duitsland gedeponeerd beeldmerk dat overeenstemde met het kussen. Gedaagde heeft daarop een onthoudingsverklaring getekend. Enige tijd daarna heeft de Belgische douane ongeveer 5000 ‘Toy Trade kussens’ in beslag genomen en is gedaagde strafrechtelijk veroordeeld wegens merkinbreuk.

In de onderhavige bodemprocedure vordert Playboy een inbreukverbod m.b.t. de Toy Trade kussens, maar ziet zij haar vorderingen afgewezen. De rechtbank constateert dat zowel de beeldmerken van Playboy als het Toy Trade-kussen “aansluiting zoeken bij het concept van een konijnenkop”, maar dat van verwarringwekkende overeenstemming tussen de (bekende) merken en de kussens, naar haar mening, eenvoudigweg geen sprake is. Niet gesteld kan worden dat gedaagde de merken gebruikt: “Ook wanneer in aanmerking wordt genomen dat de beeldmerken (zeer) bekend zijn, kan niet worden vastgesteld dat de vormkenmerken van die merken in zodanige mate terugkomen in het Toy Trade-kussen dat moet worden geconcludeerd dat sprake is van gebruik van deze merken.” Van slaafse nabootsing van bestaande Playboy-kussens is evenmin sprake. “De (gedeeltelijke) overeenstemming in de keuze van gebruikte kleuren doet niets af aan de verschillen en kan daarmee niet leiden tot het oordeel dat er onvoldoende afstand is gehouden.” (Afbeeldingen in het vonnis).

Beeldmerken: 4.14. Feitelijk stemmen de Playboy-merken en het Toy Trade-kussen slechts overeen daar waar zij in het algemeen verwijzen naar een konijnenkop en in de door partijen gekozen, sterk gestileerde vorm van weergeven van een konijnenkop (door partijen ook wel nihilistisch of minimalistisch genoemd). De verschillen tussen de beeldmerken van Playboy en het Toy Trade-kussen – zoals hiervoor vastgesteld – zijn ondanks overeenkomsten in de onderwerp- en stijlkeuze dusdanig wezenlijk, groot en opvallend, dat niet kan worden vastgesteld dat de beeldmerken van Playboy op het Toy Trade-kussen zijn aangebracht. Ook wanneer in aanmerking wordt genomen dat de beeldmerken (zeer) bekend zijn, kan niet worden vastgesteld dat de vormkenmerken van die merken in zodanige mate terugkomen in het Toy Trade-kussen dat moet worden geconcludeerd dat sprake is van gebruik van deze merken. Daarmee liggen wat de beeldmerken betreft de vorderingen gegrond op artikel 2.20 lid 1 sub a, b, c BVIE en artikel 9 lid 1 sub a, b, c GMVo voor afwijzing gereed.

Vormmerk: 4.16. Vergelijking van het [‘niet in relevante mate bekende’ – B9] vormmerk van Playboy met het Toy Trade-kussen leidt dan ook tot de vaststelling dat de verschillen tussen het vormmerk van Playboy en het Toy Trade-kussen – ondanks overeenkomsten in de onderwerp- en stijlkeuze – dusdanig wezenlijk, groot en opvallend zijn, dat niet kan worden vastgesteld dat het vormmerk van Playboy op het Toy Trade-kussen is aangebracht noch dat het Toy Trade-kussen met het vormmerk overeenstemt. Daarmee liggen ook wat het vormmerk betreft, de vorderingen gegrond op artikel 2.20 lid 1 sub a, b, c BVIE en artikel 9 lid 1 sub a, b, c GMVo voor afwijzing gereed.

Sub d: 4.17. Met hetgeen hiervoor is overwogen ten aanzien van het Toy Trade-kussen en de vaststelling dat er onvoldoende overeenstemming bestaat tussen de Playboy-merken en het Toy Trade-kussen om met betrekking tot het Toy Trade-kussen gebruik door Toy Trade c.s. van de Playboy-merken te kunnen aannemen, is ook de afwijzing van Playboy’s vorderingen op grond van artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE gegeven. Voor een verbod van ander gebruik van de merken dan ter onderscheiding van waren of diensten, dient er immers ook sprake te zijn van gebruik van de Playboy-merken bij het Toy Trade-kussen. Nu van dergelijk gebruik geen sprake is, kan ook geen sprake zijn van inbreuk in voornoemde zin.

Slaafse nabootsing: 4.20. (…) Er zijn onvoldoende punten van overeenstemming tussen het onder licentie van Playboy op de markt gebrachte kussen en het Toy Trade-kussen, althans de verschillen zijn zodanig wezenlijk en in het oogspringend dat de rechtbank van oordeel is dat met het Toy Trade-kussen geen sprake is van het onvoldoende afstand houden ten aanzien van het onder licentie van Playboy op de markt gebrachte kussen. De (gedeeltelijke) overeenstemming in de keuze van gebruikte kleuren doet niets af aan de verschillen en kan daarmee niet leiden tot het oordeel dat er onvoldoende afstand is gehouden. De conclusie is dat Toy Trade c.s. niet tekort zijn geschoten in hun verplichting om met betrekking tot het Toy Trade-kussen alles te doen wat redelijkerwijs, zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid of bruikbaarheid van haar product, mogelijk en nodig is om te voorkomen dat door gelijkheid van beide kussens gevaar voor verwarring ontstaat.

Lees het vonnis hier.