Het eigene van een merkrecht

B9 10338. Rechtbank Breda, 26 oktober 2011, KG ZA 11-515, Cinque Terre B.V. & Oosterhoutse Kaneelstok B.V. tegen Carmel B.V. & Carmel Candy B.V. (met dank aan Tom van Riel, Raetsluy Advocaten).

Merkenrecht. Twist over merkgebruik na faillissement van twee kaneelstokproducenten uit Oosterhout. Eiseressen hebben uit het faillissement van Rens Joosen Suikerwerken B.V.  o.a. de merken ‘De Oosterhoutse Kaneelstok’ en ‘Stuvé’ gekocht, gedaagden hebben o.a het woordmerk T.O.M. Sweets overgenomen uit de boedel van Tom Sweets  ‘die andere onderneming in Oosterhout die kaneelstokken produceerde’. Het geschil betreft het banier op de gevel van de fabriek van gedaagden met de tekst “Tom Sweets De Kaneelstok uit Oosterhout” en een door gedaagden verhandelde  partij nougat met het merk ‘Stuvé, geleverd door een Belgische fabrikant waar de partij nog ‘aanwezig’ was.  Vonnis met op zijn minst interessante overwegingen.

Het eerste  verweer dat eiseressen niet-ontvankelijk verklaard dienen te worden omdat het merk nog niet op naam stond van eiseressen ten tijde van de gestelde inbreuk wordt onder verwijzing naar het Dreentegel-arrest verworpen. “De voorzieningenrechter is met eiseressen van oordeel dat een inbreukmaker zich niet op de niet inschrijving van het merk kan beroepen.” Derdenbescherming wordt niet geboden aan degenen die volgens de stellingen van de merkhouder van het merk gebruik maken op een wijze waartegen de merkhouder zich op de voet van art. 2.20 BVIE kan verzetten. Daarnaast is niet betwist dat iedere vordering van de oorspronkelijke merkhouder  terzake een merk- of handelsnaaminbreuk jegens enige derde, in de overdracht van activa is inbegrepen. (3.5/ 3.6)

De voorzieningenrechter wijst de inbreukvorderingen vervolgens toe. Met betrekking tot de partij nougat verwerpt de voorzieiningenrechter de stelling van gedaagden dat de Belgische fabrikant eigenaar was van de partij en de eigendom mocht en kon doorleveren en dat hetzelfde gold voor gedaagden. “Deze redenering miskent echter volledig het eigene van een merkrecht.” “Zowel de feiten als de verdediging ervan scheppen gegronde vrees voor herhaalde merkinbreuk in de toekomst.” ((3.11/3.12). Het wordt gedaagden wel toegestaan de verpakking geheel te verwijderen, een andere verpakking er om te doen en dan te verkopen.

Over de inbreuk middels de banner geeft de voorzieningenrechter zelfs  twee oordelen: één voor als de banner niet opvalt en één voor als de banner wel opvalt:

3.18. (…) Eiseressen voeren zelf aan dat het merk van gedaagden op de banner op de kraam voor het kermispubliek niet opvalt, niet wordt waargenomen als merk maar slechts als kleurige bloemfiguur. Daarvan uitgaande valt niet in te zien dat de banner gebruik zou opleveren voor de waren, kaneelstokken, van gedaagden. De tekst kan slaan op alle kaneelstokken uit Oosterhout, inclusief die van eiseressen. Dan valt bij deze benadering van eiseressen niet in te zien dat zij benadeeld zouden kunnen zijn door de banner op de kermis. Aan het publiek zou dan immers slechts de tekst opvallen en het zou menen dat dit reclame is van de merkhouder zelf, eiseres sub 1. Dit temeer nu aan te nemen is dat de kraam gevuld is met waren van allerhande aard en herkomst, waaronder de kaneelstok van eiseressen. Gesteld noch gebleken is dat het feitelijk anders lag in deze zaak.

3.19. Gelet op de inhoud van de pleitnota wensen eiseressen óók beoordeling op basis van de aanname dat het kermispubliek ziet dat het merk Tom Sweets vóór en achter de tekst staat. Gelet op de foto die eiseressen zelf hebben opgenomen in de dagvaarding oordeelt de voorzieningenrechter het merk “Tom Sweets” voor oppervlakkig waarnemend kermispubliek goed herkenbaar als zodanig. Dan is er sprake van een tekst op het spandoek die overeenstemming vertoont met het merk “De Oosterhoutse Kaneelstok”. Voldoende aannemelijk is dat dit een bekend merk is. De tekst vertoont auditieve, visuele en begripsmatige gelijkenis met het merk van eiseres, welke gelijkenis bij het in aanmerking te nemen publiek, het normale kermispubliek, de indruk kan wekken dat er verband bestaat tussen de producent van de Tom Sweets kaneelstok en die van “De Oosterhoutse Kaneelstok”. Vermelding van de aard van de waar (kaneelstok) en herkomst (uit Oosterhout) is volgens arr. 2.23 BVIE vrij voor zover er sprake is van eerlijk gebruik in de nijverheid of handel. Gelet op do bekendheid van het merk oordeelt de voorzieningenrechter het tekstonderdeel “uit Oosterhout” in dit geval in strijd met eerlijk gebruik. Onweersproken staat vast dat gedaagden vóór het faillissement van de merkhouder van “De Oosterhoutse Kaneelstok” nimmer gebruik hebben gemaakt van deze banner of van soortgelijke uitingen. Ook onweersproken staat vast dat gedaagden zelf met de curator in hot faillissement contact hebben gehad over de mogelijke overname van het bewuste merk, en dat dit overleg niets opleverde omdat de curator alle materiële en immateriële activa in één koop wenste te verkopen, en dat gedaagden dit niet wilden. Waarom er plotseling, tijdens die faillissementssituatie en de beoogde overdracht van het alle materiële en immateriële activa van de failliet een nieuw en te respecteren belang zou bestaan bij mededeling aan de consument dat gedaagden kaneelstokken in Oosterhout produceren valt niet in te zien. Gedaagden hebben gesteld dat zij werden opgebeld door huilende kermisexploitanten die wanhopig waren omdat zij geen kaneelstokken uit Oosterhout konden inkopen en verkopen en dat zij de banner uitreikten om deze mensen te helpen en gerust te stellen. Dit overtuigt niet. Gedaagden wisten uit het contact met de curator dat “De Oosterhoutse Kaneelstok” zou doorstarten. De enkele mededeling hiervan zou al voldoende geruststelling zijn geweest. Het dominant te onderkennen belang van gedaagden bij de banner, op dat moment en in die situatie, was het aanhaken bij en afbreuk doen aan de naamsbekendheid van het merk dat door het faillissement wat kwetsbaarder was. Dat is geen eerlijk gebruik van herkomstvermelding. De banner vormde daardoor merkinbreuk.

3.21. De banner leverde dus merkinbreuk op en geeft aanleiding om te vrezen voor nieuwe inbreuk door gedaagden op het merk “De Oosterhoutse Kaneelstok".

3.23. Ter vermijding van executiegeschillen wordt op wens van eiseres het navolgende overwogen. Partijen hebben ter zitting besproken of het in voorraad hebben van nougat, voorzien van de verpakking met het merk van eiseressen, merkinbreuk oplevert. Gedaagden hebben gesteld dat zij deze voorraad niet houden om deze, met de merkvelpakking, in de handel te brengen. Zij willen deze verpakking geheel verwijderen, een andere verpakking er om doen en dan verkopen. Eiseressen hebben, terecht, onderschreven dat dit toelaatbaar is en dat het in voorraad houden dan geen merkinbreuk oplevert. Zij handhaven, evenzeer terecht, dat het overstickeren van de verpakking, zodat het oorspronkelijke merk er wel op blijft, merkinbreuk opleven.

Lees het vonnis hier.