B9 10411. Hoge Raad, 11 november 2011, conclusie A-G Verkade in zaak 10/02162 HR, Leidseplein B.V. c.s. tegen Red Bull GmbH (met dank aan Lars Bakers, Bingh en Tobias Cohen Jehoram & Marjolein Bronneman, De Brauw Blackstone Westbroek).
Merkenrecht. Conclusie A-G Verkade in de zaak Red Bull/Bulldog (zie hier voor het arrest van het Hof Amsterdam 2 februari 2010, vonnis Rechtbank hier). Het geschil betreft het door Leidseplein c.s, eigenaar van de roemruchte Amsterdams coffeeshop The Bulldog, gevoerde merk ‘The Bulldog’ voor energydrinks. Red Bull maakt tegen dit gebruik bezwaar op grond van haar ouder beeldmerk ‘Red Bull Krating –Daeng’. Het hof wees de vorderingen van Red Bull grotendeels toe, onder andere omdat The Bulldog de kielzog-variant ‘een graantje meepikken’ verweten kon worden.
De conclusie van A-G Verkade strekt tot vernietiging van het arrest en verwijzing. Voor de conclusie dat eerdere arrest van hof voor herbeoordeling in aanmerking komt zijn drie gronden aan te wijzen.
De meest interessante klacht die tot vernietiging zou moeten leiden betreft de geldige reden. Op grond van het na de schriftelijke toelichting van partijen gewezen Interflora-arrest van het HVJ EU, concludeert Verkade dat het Hof van Justitie “een oordeel heeft gegeven over de in de literatuur tot hoofdbrekens aanleiding gevende vraag of het begrip 'zonder geldige reden’ al dan niet op hetzelfde neerkwam als ‘ongerechtvaardigd, en dus geen afzonderlijke toets behoefde.(…) Het is dus wél een afzonderlijke toets.” (…) Uit het vorenstaande blijkt dat Unierechtelijk een aanzienlijk ander, en ruimer, begrip ‘geldige reden geldt dan onder de, door het hof in het arrest a quo nog aangehangen, Claeryn-jurisprudentie van het BenGH het geval was.”
Het verweer dat het gebruik The Bulldog voor energydrinks als “passend binnen de historie [sinds 1975] van zijn label en de daarbij gehanteerde merchandising en marketing strategy”, komt naar oordeel van Verkade voor herbeoordeling onder de Europeesrechtelijke uitleg van het begrip ‘geldige reden’ in aanmerking. (3.44 e.v.)
Het hof heeft naar mening van Verkade daarnaast ook verzuimd om in te gaan op stelling dat het onderscheidende vermogen van het element Bull verwaterd is, doordat Red Bull een licentie heeft verleend aan een derde voor gebruik van het merk ‘Bullit’ voor energydrinks. “Afhankelijk van de juistheid van deze stelling (…) is het m.i. bepaald niet ondenkbaar dat de vraag of sprake is van overeenstemming (…) en/of de vraag of sprake is van ongerechtvaardigd voordeel trekken (…) anders wordt beantwoord dan nu door het hof is gedaan.” (3.26).
Een derde klacht die naar oordeel van Verkade terecht is, is dat het hof, anders dan uit de jurisprudentie van het HvJ EU volgt, de visuele en begripsmatige overeenstemming tussen de merken niet globaal heeft beoordeeld, maar veeleer merk en teken heeft ontrafeld totdat een overeenstemmend deel-element (‘Bull’) overbleef. Ook op dit ‘punt’ zou herbeoordeling op zijn plaats zijn. (3.34)
Lees de gehele conclusie hier.
