Het einde van Claeryn/Klarein en de verruiming van de geldige reden

B9 10750. Hoge Raad, 3 februari 2012, LJN: BU4915, Leidseplein Beheer c.s. tegen B.V. Red Bull Gmbh (met gelijktijdige dank aan Lars Bakers, Bingh en Tobias Cohen Jehoram, Marjolein Bronneman & Robbert Sjoerdsma, De Brauw Blackstone Westbroek).

Merkenrecht. Geldige Reden. Verwatering. Overeenstemming. Arrest van de Hoge Raad in de zaak Red Bull/Bulldog (conclusie Verkade hier, arrest van het Hof Amsterdam hier en vonnis Rechtbank hier). Het geschil betreft het door Leidseplein c.s, eigenaar van de roemruchte Amsterdams coffeeshop The Bulldog, gevoerde merk ‘The Bulldog’ voor energydrinks. Red Bull maakt tegen dit gebruik bezwaar op grond van haar ouder beeldmerk ‘Red Bull Krating –Daeng’. Het hof wees de vorderingen van Red Bull grotendeels toe, onder andere omdat The Bulldog de kielzog-variant ‘een graantje meepikken’ verweten kon worden.

De Hoge Raad legt in het onderhavige arrest een prejudiciële vraag voor aan het HvJ EU met betrekking tot de uitleg van art. 5 lid 2 Merkenrichtlijn. De prejudiciële vraag betreft de stelling van eiser (verder: de Bulldog) dat hij voor het gebruik van een overeenstemmend teken een geldige reden heeft, daarin bestaande dat het gebruik van zijn merk "The Bulldog" past binnen de historie van zijn eigen label en de daarbij gehanteerde merchandising en marketingstrategie.

De Bulldog klaagt dat het hof ten onrechte het criterium van Claeryn/Klarein heeft toegepast, dat betrekking heeft op het oude art. 13. A lid 1, aanhef en onder 2°, BMW. Het hof had, nu het merkenrecht inmiddels ook op dit punt Europees geharmoniseerd is, het communautaire begrip "geldige reden" moeten toepassen. Een "geldige reden" bestaat onder dat geharmoniseerde merkenrecht in ieder geval wanneer, zoals hier, het beweerdelijk inbreukmakende teken al te goeder trouw (als handelsnaam) werd gebruikt voordat het ingeroepen merk werd gedeponeerd, aldus het onderdeel. De Hoge Raad stelt dat dat uitgangspunt juist is:

“Gelet op de bewoordingen van de hiervoor in 3.11.1 aangehaalde zin heeft het hof onmiskenbaar genoemd criterium toegepast. Het begrip "geldige reden" in de zin van art. 2.20 lid 1, sub c, BVIE dient thans te worden uitgelegd in overeenstemming met het begrip "geldige reden" in de zin van art. 5 lid 2 van de Eerste richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (thans: Richtlijn 2008/95). Anders dan in het onderdeel wordt betoogd, kan - ook na het op 22 september 2011 door het HvJEU uitgesproken arrest in de zaak C-323/09 (Interflora/Marks & Spencer), betreffende zogeheten "keyword advertising" op internet met gebruikmaking van een trefwoord dat overeenkomt met een bekend merk van een concurrent - niet worden gezegd dat redelijkerwijze niet aan twijfel onderhevig is dat het hiervoor genoemde communautaire begrip "geldige reden" zonder meer ruimer is dan "geldige reden" zoals uitgelegd in het hiervoor in 3.11.3 genoemde arrest van het BenGH, en dat daarvan in ieder geval sprake is indien het beweerdelijk inbreukmakende teken al te goeder trouw werd gebruikt voordat het bekende merk werd gedeponeerd. De Hoge Raad zal om die reden de onder 5 te formuleren vraag aan het HvJEU voorleggen.”

“5. Vraag van uitleg met betrekking tot richtlijn 89/104/EEG: Moet art. 5 lid 2 van genoemde richtlijn aldus worden uitgelegd dat van een geldige reden in de zin van die bepaling ook sprake kan zijn indien het teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het bekende merk reeds te goeder trouw door de desbetreffende derde(n) werd gebruikt voordat dat merk werd gedeponeerd?”

Daarnaast oordeelt de Hoge Raad in het arrest onder meer dat eiser terecht stelt dat het hof verzuimd heeft in te gaan op de stelling van de Bulldog]dat het onderscheidend vermogen van het element "Bull" is tenietgegaan, althans sterk is verwaterd als gevolg van het feit dat Red Bull het bedrijf Bullit Trading B.V. een licentie heeft verleend waaronder dit bedrijf het energiedrankje BULLIT op de markt brengt.  Dat had het hof  wel moeten doen, “nu niet uitgesloten is dat die stelling, indien deze juist zou zijn bevonden, zou hebben geleid tot een ander antwoord op de vraag of het publiek een verband zal leggen tussen merk en teken dan waartoe het hof is gekomen.” 

Met betrekking tot het oordeel van het hof dat The Bulldog een met het bekende merk van Red Bull overeenstemmend teken is, concludeert de Hoge Raad dat “Het oordeel dat sprake is van overeenstemming tussen merk en teken uitsluitend is gebaseerd op het bestaan van visuele gelijkenis. Aldus heeft het hof hetzij blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting, hetzij zijn oordeel ontoereikend gemotiveerd. Van een onjuiste rechtsopvatting is sprake indien het hof van oordeel is geweest dat voor het aannemen van overeenstemming kon worden volstaan met het oordeel dat merk en teken visueel overeenstemmen. Ingeval het hof wel is uitgegaan van de juiste rechtsopvatting is zonder nadere, door het hof niet gegeven, motivering niet begrijpelijk waarom het door [eiser] gestelde ontbreken van auditieve en vooral begripsmatige gelijkenis aan het aannemen van overeenstemming niet in de weg stond. 

De klacht dat onvoldoende gemotiveerd is dat aannemelijk is dat [eiser] een graantje heeft willen meepikken van de miljardenomzet van Red Bull en dat hij in het kielzog van haar bekende merk ongerechtvaardigd voordeel heeft getrokken uit de reputatie daarvan, behoeft ten slotte geen behandeling “nu hetgeen daarin wordt betoogd zonodig opnieuw aan de orde kan komen indien na beantwoording van de onder 5 te formuleren vraag aan het HvJEU verwijzing dient plaats te vinden.”

Lees het arrest hier.