Het gebruik van gemanipuleerd water

B9 11192. Vzr. Rechtbank ’s-Gravenhage, 7 mei 2012, KG ZA 12-139, BP P.L.C. tegen Royal Dutch Shell P.L.C.

Merkenrecht. Oliemaatschappij BP is houdster van het Gemeenschapswoordmerk DESIGNER WATER uit oktober 2008, een term die BP gebruikt voor technologieën om, kort gezegd ‘extra olie vrij te maken en vervolgens te winnen uit en olieveld.” Gedaagde Shell heeft DESINGER WATER in november 2008 als woordmerk aangevraagd in de VS (en later in Oman) en is in april 2012 bij het OHIM een nietigheidsactie begonnen tegen het EU-merk van BP.

In het onderhavige kort geding stelt BP n.a.v. enkele door Shell in Europa gegeven presentaties, dat Shell inbreuk maakt op haar merk. De vorderingen worden echter afgewezen wegens gebrek aan spoedeisend belang, nu Shell heeft aangegeven het merk niet te zullen gebruiken tot het OHIM over de geldigheid heeft beslist. De voorwaardelijkheid van die toezegging maakt dat niet anders, nu er voorshands een gerede kans bestaat dat het merk inderdaad nietig wordt verklaard. Naar mening van de voorzieningenrechter is het merk namelijk beschrijvend voor kenmerken van technologieën voor het gebruik van gemanipuleerd water. De term zou ook al in 2003 in beschrijvende zin zijn gebruikt.

Grensoverschrijdende bevoegdheid t.o.v. de in Londen gevestigde Shell wordt gezien de samenhang met de vorderingen tegen de gedaagde Nederlandse B.V.’s,  wel aangenomen, om onverenigbare beslissingen te voorkomen. (Roche/Primus). De bevoegdheid tot het afgeven van een pan-europees verbod geldt ook voor de voorzieningenrechter.

Lees het vonnis hier.