Het moet geheim zijn

B9 10433. Rechtbank ’s-Gravenhage, 16 november 2011, HA ZA 09-2546, Stork Prints B.V. tegen FT Innovations (FTI) B.V. & Peter X.

Octrooirecht. Opeisingsactie Stork m.b.t. tot NL-octrooi en EP-aanvrage FTI en gestelde schending geheimhoudingsgverplichting door gedaagde X, een ex-werknemer van Stork.

Stork stelt dat eigen onderzoek heeft geleid tot een uitvinding met betrekking tot toepassing van metaalschuim in (orthopedische) implantaten. Nu in NL 364 en de EP 090-aanvrage van FTI volgens Stork dezelfde uitvinding is belichaamd, eist zij de octrooien (gedeeltelijk) op, daarbij aanvoerend dat X zijn geheimhoudingsovereenkomst met Stork heeft geschonden.  De vorderingen worden afgewezen. Er was nog geen concrete afgeronde uitvinding en dat de kennis geheim was, nog niet bekend was of door gedaagde is aangewend, is niet aannemelijk gemaakt.

4.2. Stork stelt dat de in het opgeëiste octrooi en de opgeëiste octrooiaanvrage belichaamde uitvinding integraal danwel in hoofdzaak besloten ligt in de Stork documentatie die in 2.3, 2.4, 2.5 en 2.6 is weergeven. Dat wordt verworpen. Deze Stork documentatie maakt duidelijk dat er nog geen concrete afgeronde uitvinding was gedaan, maar daarentegen sprake was van een voor-ontwikkelingsfase die op essentiële technische punten nog niet gereed was. Anders gezegd: Er diende zich bij NBD een potentiële ontwikkeling aan – die vanwege een “no-go” beslissing van het Stork management niet is doorgezet – waarvan men verwachtingen had, maar die nog niet was uitgekristalliseerd in een concrete uitvinding. (…)

Met betrekking tot de gestelde schending van geheimhoudingsverbintenis stelt de rechtbank:

4.12. Terecht voert Fti c.s. aan dat, voor zover thans van belang,  iets rechtens pas als bedrijfsvertrouwelijke know-how is aan te merken als dat voorwerp kan zijn van een contractuele geheimhoudingsplicht, dat wil zeggen: indien de betreffende kennis niet al uit andere bron (zonder schending van geldige geheimhoudingsverbintenissen) tot het publieke domein is gaan behoren en/of indien de betreffende kennis niet zelfstandig door derden aan betrokkenen kenbaar is gemaakt. Het moet geheim zijn. (…) Die vereiste duidelijkheid heeft Stork ten processe niet gebracht, zodat alleen al daarop haar op schending van geheimhouding gegronde vorderingen in conventie moeten afstuiten. Daarbij dient verdisconteerd te worden dat het idee om metaalschuim voor botimplantaten toe te passen niet van Stork afkomstig was, maar al bekend was en niet voldoende concreet is gesteld of anderszins is gebleken dat X bedrijfsvertrouwelijke Stork know-how moet hebben gebruikt bij de (veel meer omvattende) octrooiaanvragen van Fti.

Vermeldenswaardig zijn tenslotte wellicht nog de overwegingen van d erechtbank m.b.t. de bevoegdheid:

4.1. Ambtshalve is de vraag opgekomen of deze zaak vanwege de gestelde schending van de geheimhoudingsverbintenis van ex- Storkwerknemer X geen “aardvordering” betreffende een arbeidsovereenkomst is in de zin van art. 93(c) Rv, waarvoor de sector kanton bevoegd is. Dit deel van het geschil – dat niet het zwaartepunt van deze (octrooiopeisings) zaak betreft – wordt evenwel in dit geval te ver verwijderd geacht van de arbeidsverhouding, zodat geen verwijzing naar de sector kanton behoort te volgen. Ook als de afweging zou zijn geworden dat het deel van het geschil dat ziet op schending van Xs geheimhoudingsverbintenis zou moeten worden verwezen, dan zou de octrooi-opeisingskwestie aan de sector civiel zijn gehouden vanwege de uitzondering in art. 94(2) Rv.

Vorderingen afgewezen. Kostenveroordeling volgens liquidatietarief, nu gemaakte aanspraak op de 1019h proceskosten als processueel tardief wordt aangemerkt.

Lees het vonnis hier.