Het octrooi is inmiddels geëxpireerd

B9 11592. Gerechtshof ‘s-Gravenhage, 21 augustus 2012, Primus c.s. tegen Roche Nederland B.V. c.s.

Octrooirecht. Nieuw (tussen)arrest in de langlopende zaak Roche/Primus, zie eerdere uitspraken o.a. hier (de bekende uitspraak van het HvJ EU), hier (HR 2007) en hier (HR 2003). 

De zaak verwierf grote bekendheid i.v.m. met de problematiek van de grensoverschrijdende bevoegdheid, maar in beginsel betreft de zaak de gestelde inbreuk door Roche op het (inmiddels verlopen) Europese octrooi van eisers m.b.t. ‘Specific cea-family antigens, antibodies specific thereto and their methods of use’. De beweerde schending van het octrooirecht bestond in het in de handel brengen van immuno-assay kit’s in de landen waar de verwerende vennootschappen zijn gevestigd.  Het hof houdt de zaak aan omdat het niet voldoende duidelijk is of Roche Diagnostic(s) preparaten en/of Roche kits waarin het antibody T84.66 gebruik is gemaakt, in het verkeer heeft gebracht in Nederland en/of Duitsland, maar wijst de vorderingen tegen Roche Nederland toe.

In het arrest oordeelt het hof, kort gezegd, dat “de weren van Roche c.s. tegen de proefnemingen van Tompkins worden verworpen en dat uit die proefnemingen volgt dat blijkt dat T84.66 voldoet aan maatregel c) van de gewijzigde conclusie 1, zodat er sprake is van inbreuk op het octrooi.” Over zijn  bevoegdheid oordeelt het hof daarnaast dat niet bestreden is dat het hof bevoegd is kennis te nemen van de vorderingen tegen de in Nederland gevestigde vennootschap, Roche Nederland en dat de Hoge Raad in zijn eindarrest van 30 november 2007 de rechtbank onbevoegd heeft verklaard kennis te nemen van de vorderingen van Primus c.s. tegen de [buitenlandse] Rochevennootschappen, zodat deze vorderingen niet meer aan de orde zijn. Maar inmiddels is wel geoordeeld over de geldigheid van het Duitse deel van het EP:

15. In cassatie is niet bestreden dat het Duitse deel van het Europese octrooi door het Bundespatentgericht in zijn uitspraak van 17 december 1998 in gewijzigde vorm geldig is bevonden en dat daartegen geen beroep is ingesteld. Dit brengt mee dat de Nederlandse rechter bevoegd is tot kennisneming van de vorderingen tegen Roche Diagnostic Systems Inc. voor zover deze betrekking hebben op (vermeende) inbreuken in Duitsland. Onvoldoende weersproken door Roche c.s. is dat het Duitse deel is beperkt door de toevoeging: "und dessen Bindung an CEA vollstandig durch polyklonales Ziegen anti-CEA Antiserum inhibiert wird") en daarmee materieel niet verschilt van het Nederlandse deel van het octrooi.

Aangezien het octrooi inmiddels is geëxpireerd, laat het hof de eiswijziging daarnaast toe:

18.1 (…) Gelet op het arrest van de Hoge Raad van 30 november 2007 zijn nog slechts de vorderingen tegen Roche Nederland en Roche Diagnostic aan de orde. De gevorderde verklaringen voor recht (nieuwe vorderingen sub 1 en 2) zijn kennelijk in de plaats gekomen van de gevorderde inbreukverboden, nu het octrooi is geëxpireerd. In zoverre is de eiswijziging toelaatbaar. Voorts is sprake van eisverminderingen in dier voege dat de vorderingen nog slechts betrekking hebben op Nederland en Duitsland, dat, kart gezegd, recall en vernietiging van inbreukmakende producten (nevenvordering sub 3 en 4) niet Ianger worden gevorderd en dat de dwangsom (nevenvordering sub 5) ook niet meer wordt gevorderd.

Het hof verklaart vervolgens voor recht dat dat Roche Nederland inbreuk heeft gemaakt op het EP van eisers en beveelt Roche tot het doen van opgave van afnemers en het vergoeden van de geleden schade dan wel tot het afdragen van de genoten winst. In de zaak tussen Primus c.s. en Roche Diagnostics houdt het hof de echter zaak aan en laat het hof Primus c.s. toe te bewijzen dat Roche Diagnostic(s) preparaten en/of Roche kits waarin het antibody T84.66 gebruik is gemaakt, in het verkeer heeft gebracht in Nederland en/of Duitsland.

Nu de appeldagvaarding is uitgebracht in 1997(!) worden de proceskosten i.c.  vastgesteld aan de hand van het liquidatietarief:

20. (…) Volgens vaste jurisprudentie dient de verwijzingsrechter de zaak te berechten in de stand waarin zij zich bevond ten tijde van de bestreden uitspraak. Hieruit volgt dat het geding na verwijzing niet is aan te merken als een nieuwe instantie. Dit brengt mede dat voor het antwoord op de vraag, of artikel 1019h Rv in deze zaak van toepassing is de datum van de appeldagvaarding bepalend is. Deze is uitgebracht op 1 oktober 1997, ruimschoots voor de totstandkoming van Richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele eigendomsrechten. (Handhavingsrichtlijn). Derhalve is artikel 1019h Rv, waarbij artikel14 van de Handhavingsrichtlijn is geïmplementeerd en welke bepaling in werking is getreden op 1 mei 2007, niet van toepassing en zullen de kosten worden bepaald aan de hand van het algemene liquidatietarief.

Lees het arrest hier.