B9 11274. Gemeensch. Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, 27 maart 2012, LJN: BW6641, J.M.H. Trademark INC. tegen Rewachand Free Zone N.V., h.o.d.n. Rewa’s Enterprises.
Merkenrecht. Antilliaanse zaak. Het hof bevestigt het vonnis waarvan beroep (Gerecht in eerste Aanleg Curaçao, 29 november 2010, IEPT20101129). JMH doet een beroep op bescherming van het merk Hollister Co. op basis van algemene bekendheid. Het toetsingscriterium voor bescherming zonder inschrijving vereist echter dat er algemene bekendheid van het merk in Curaçao dient te bestaan en die is niet door JMH bewezen. De vordering op grond van art. 6bis UV wordt door het Hof afgewezen. Evenmin acht het Hof kwade trouw aanwezig of acht het Hof het handelen van Rewa wat het woord “Holister’ betreft onrechtmatig in de zin van art. 6:162 BW. Een lijst met 33 andere door Rewa gedeponeerde merken, waarvan JMH heeft gesteld dat “op het eerste gezicht al minimaal 25 merken toebehoren aan een derde”, wat door Rewa niet is betwist, kan daar niet aan afdoen.
4.3.2 Het Hof gaat voorbij aan hetgeen JMH in het kader van art. 6bis UvP heeft gesteld omtrent de “wereldwijde bekendheid” van Hollister Co. Dat is namelijk in dit kader niet het juiste toetscriterium. Het juiste criterium is, zoals blijkt uit het hiervoor vermelde, of alhier het merk “Hollister Co.” algemeen bekend is. In het inleidend verzoekschrift heeft JMH onder 6 gesteld dat Hollister Co. ook in de Nederlandse Antillen bij een ieder bekend is. Waaruit dat valt af te leiden, heeft JMH niet gesteld. In de pleitnotities heeft JMH evenmin na voldoende onderbouwing aangeboden om het juiste toetscriterium te bewijzen. Dit betekent dat de vordering voor zover gebaseerd op art. 6bis UV moet worden afgewezen.
4.4.1/2 JMH stelt verder dat Rewa het depot van het merk Holister te kwader trouw heeft verricht in de zin van art. 8 aanhef en onder f Mlvo. (…) Voor het antwoord op de vraag of sprake is van de situatie van art. 8 aanhef en onder f sub 1 Mlvo, stelt het Hof voorop dat Rewa het merk Holister heeft gedeponeerd op 14 mei 2007. Dat betekent dat voldoende onderbouwd moet worden gesteld, en bij betwisting bewezen, dat Rewa ten tijde van het depot wist of behoorde te weten dat JMH binnen de periode 14 mei 2004-14 mei 2007 een met Holister overeenstemmend merk binnen de Nederlandse Antillen heeft gebruikt.
Wat dat betreft heeft JMH gesteld dat er hier te lande geen verkooppunten zijn waarin het merk “Hollister Co.” wordt verkocht (zie nr 20 in de memorie van grieven), zodat de vereiste wetenschap bij Rewa niet uit het aantal verkooppunten kan worden afgeleid. Bij pleidooi heeft JMH als productie 16 overgelegd een overzicht van haar “internetverkopen” waaruit blijkt dat “Hollister Co.”-producten via internet zijn verkocht aan mensen die zich hier te lande bevonden, maar op welke wijze Rewa daarvan wetenschap heeft moeten hebben, is niet toegelicht en voor het Hof zonder toelichting niet duidelijk. Nu JMH ter zake de wetenschap die Rewa moet hebben voordat een vordering gebaseerd op art. 8 aanhef en onder f sub 1 Mlvo kan worden toegewezen, niet meer heeft gesteld dan hiervoor vermeld, dient de vordering voor zover gebaseerd op laatstgenoemd artikel te worden afgewezen.
(…) 4.5 Voor zover de vordering van JMH is gegrond op art. 6:162 BW heeft zij niet meer aangevoerd dan dat zij “Hollister Co.” wereldwijd heeft geregistreerd, dat JMH het merk Hollister Co. reeds drie jaar voordat Rewa het merk Holister deponeerde, gebruikte voor kleding (warenklasse 25), voor welke klasse Rewa Holister eveneens als merk heeft gedeponeerd (zie onder “2. De feiten” in het beroepen vonnis) en heeft JMH overgelegd een lijst met 33 door Rewa gedeponeerde merken, waarvan JMH heeft gesteld dat op het eerste gezicht al minimaal 25 merken toebehoren aan een derde, welke stelling niet door Rewa is betwist. Het Hof acht deze feiten, ook bezien in onderling verband en samenhang, niet zodanig van aard dat het handelen van Rewa wat het woord “Holister” betreft kan worden gekwalificeerd als onrechtmatig in de zin van art. 6:162 BW.
4.6 Het gevolg van het vorenstaande is dat Rewa aan het merk “Holister” een merkrecht kan ontlenen, zodat het gevorderde verbod tot het gebruik van “Hollister Co.” en/of een overeenstemmend teken moet worden afgewezen. De bestreden stelling van JMH dat Rewa dit merk zou gebruiken in het economisch verkeer en de vraag of “Holister” een met “Hollister Co.” overeenstemmend teken is waarmee verwarring kan worden gesticht, behoeven hiermee niet te worden beantwoord.
Lees het arrest hier.
