B9 10264. Rechtbank ’s-Gravenhage, 12 oktober 2011, HA ZA 09-3215, European Pallet Association E.V. (EPAL) & Nederlands Comité European Pallet Association (Nederpal) tegen Capa Pallets B.V.
Merkenrecht. Keurmerken. Uitputting. Eiser EPAL is houdster van het Gemeenschapsmerk EPAL (afbeelding) voor pallets en is, mede namens de houdster van het internationale woord/beeldmerk EUR, eveneens voor pallets, belast met het beheer en de controle op de kwaliteit van met de keurmerken EUR & EPAL gewaarmerkte pallets. EPAL en de Nederlandse tak Nederpal, stellen in casu dat gedaagde Capa inbreuk maakt op de keurmerken door de reparatie en verhandeling van gerepareerde pallets die oorspronkelijk onder de EUR- en/of EPAL-merken op de markt zijn gebracht.
De vordering m.b.t. he t EUR-merk worden afgewezen, nu EPAL geen licentieovereenkomst m.b.t. de Benelux heeft overgelegd. De vorderingen m.b.t. het EPAL–merk worden wel toegewezen: van uitputting is geen sprake. “Uitgangspunt is dat het wederverkopen van gereviseerde waren die zijn voorzien van het oorspronkelijke merk en het in de handel brengen van waren onder dat merk, handelingen vormen waartegen de merkhouder zich kan verzetten. Daarop zijn uitzonderingen mogelijk, doch een belangrijke eis daarbij is dat degene die de gereviseerde waren verhandelt bij die verhandeling alles doet wat redelijkerwijs mogelijk is om duidelijk te maken dat het gaat om niet onder controle van de merkhouder gereviseerde producten. (…) Aan genoemde voorwaarde wordt in deze zaak, zoals EPAL terecht heeft gesteld, niet voldaan. Integendeel, op de website van Capa worden de pallets juist zonder een dergelijke mededeling aangeboden.”
De rechtbank oordeelt daarnaast wel dat eiser Nederpal geen licentienemer is m.b.t. de merkenrechten en geen procesvolmacht heeft en wijst de vordering die zijn ingesteld door Nederpal derhalve af, waardoor 50% van de 1019h proceskosten aan eiser Nederpal wordt toegerekend (€3184,40). 1019h proceskostenveroordeling gedaagde Capa: €4.032,51.
4.7. Ten aanzien van het beroep van Capa op de uitputtingsregel van artikel 13 lid 1 GMVo geldt dat het Benelux Gerechtshof bij arrest van 6 november 1992, NJ 1993, 454 m.nt. DWFV; LJN AB9577 (AP/Valeo) handvatten heeft aangereikt die, hoewel betrekking hebbend op de uitleg van artikel 13A van de (oude) Benelux Merkenwet, niettemin richtinggevend worden geoordeeld voor de interpretatie van eerstgenoemd artikel. Daarnaast heeft het Hof van Justitie in meer recente jurisprudentie belangrijke kaders aangereikt waarbinnen de uitputtingsvraag bij – kort gezegd – hergebruik van producten waarop het merk van de merkhouder is aangebracht, dient te worden beoordeeld (HvJ EU 8 juli 2010, zaak C-558/08, LJN BN8983 – Portakabin / Primakabin; HvJ EU 14 juli 2011, zaak C-46/10, LJN BS7442 - Viking Gas / Kosan Gas). Uitgangspunt is dat het wederverkopen van gereviseerde waren die zijn voorzien van het oorspronkelijke merk en het in de handel brengen van waren onder dat merk, handelingen vormen waartegen de merkhouder zich kan verzetten. Daarop zijn uitzonderingen mogelijk, doch een belangrijke eis daarbij is dat degene die de gereviseerde waren verhandelt bij die verhandeling alles doet wat redelijkerwijs mogelijk is om duidelijk te maken dat het gaat om niet onder controle van de merkhouder gereviseerde producten.
4.8. Aan genoemde voorwaarde wordt in deze zaak, zoals EPAL terecht heeft gesteld, niet voldaan. Integendeel, op de website van Capa worden de pallets juist zonder een dergelijke mededeling aangeboden, terwijl bijvoorbeeld op de pallets ook geen tekens zijn aangebracht die duidelijk maken dat het niet om de oorspronkelijke waar gaat maar om gereviseerde producten. Onder die omstandigheden heeft EPAL een gegronde reden zich tegen de verhandeling van de gereviseerde producten te verzetten nu dat gebruik bij afnemers de onjuiste indruk kan wekken dat er een economische band bestaat tussen de merkhouder en Capa, en meer in het bijzonder dat laatstgenoemde tot het distributienet van de merkhouder behoort of dat er een bijzondere band tussen hen bestaat.
4.9. Het vorenstaande leidt ertoe dat Capa een verbod zal worden opgelegd met betrekking tot de verhandeling van gerepareerde pallets voorzien van het EPALmerk, een en ander als in het dictum te melden. Bij die stand van zaken valt niet in te zien, en EPAL heeft zulks ook niet gemotiveerd gesteld, welk belang zij nog heeft bij een beoordeling van de vorderingen op de andere grondslag.
Lees het vonnis hier.
