B9 11425. HvJ EU, 5 juli 2012, conclusie A-G Sharpston in zaak C-149/11, Leno Merken BV tegen Hagelkruis Beheer BV(prejudiciële vragen Gerechtshof te ’s-Gravenhage).
Merkenrecht. Conclusie A-G in de Onel-zaak. Kwalificeert normaal gebruik binnen de grenzen van één enkele lidstaat als normaal gebruik van een Gemeenschapsmerk binnen de gehele EU? Niet noodzakelijk, naar mening van A-G Sharpston, maar het zou kunnen (maar makkelijk lijkt het niet):
4.2. Mijn uitgangspunt is derhalve dat de in het arrest Pago gegeven uitlegging niet rechtstreeks kan worden toegepast op de context van vervallenverklaring van een gemeenschapmerk en van de voorwaarde van normaal gebruik. Gebruik van het gemeenschapsmerk moet kwantitatief voldoende zijn om op de interne markt marktaandelen te behouden of te verkrijgen.
50. Of een gemeenschapsmerk in één lidstaat of in verschillende lidstaten is gebruikt, is irrelevant. Van belang is de impact van het gebruik op de interne markt: meer in het bijzonder, of dat gebruik kwantitatief voldoende is om marktaandelen te behouden of te verkrijgen op die markt voor de door het merk aangeduide waren en diensten, en of het gebruik bijdraagt tot een commercieel relevante aanwezigheid van de waren en diensten op die markt. Of dat gebruik leidt tot een werkelijk commercieel succes, is irrelevant.
(…) 55. Derhalve ben ik niet van mening dat gebruik op een grondgebied dat overeenstemt met dat van één enkele lidstaat, noodzakelijkerwijs uitsluit dat dit gebruik als normaal gebruik in de Gemeenschap kan worden aangemerkt. Tegelijkertijd ben ik niet van mening dat bijvoorbeeld gebruik van een merk op een website die in alle 27 lidstaten toegankelijk is, per definitie normaal gebruik in de Gemeenschap vormt.
57. In de onderhavige zaak ben ik van mening dat de nationale rechter zijn beslissing met betrekking tot de voorwaarde van normaal gebruik als bedoeld in artikel 15, lid 1, van de verordening niet kan baseren op een loutere beoordeling van de gevallen van gebruik van „ONEL” in Nederland.
Hij moet daarentegen rekening houden met alle gevallen van gebruik op de interne markt, waartoe natuurlijk ook de gevallen in Nederland behoren, en belang toekennen aan elk gebruik tegen de achtergrond van de bijzondere kenmerken van de markt en het marktaandeel van de merkhouder op die markt. Indien de nationale rechter bijvoorbeeld vaststelt dat de interne markt voor de door „ONEL” aangeduide diensten erg geconcentreerd is in Nederland en mogelijkerwijs in omliggende gebieden, kan bijzonder belang worden toegekend aan gebruik van het merk in Nederland alleen. Tegelijkertijd moet de nationale rechter zijn onderzoek uitbreiden tot vormen van gebruik die irrelevant kunnen zijn voor de beoordeling van normaal gebruik van een Nederlands nationaal merk, zoals bijvoorbeeld gebruik van het gemeenschapsmerk waardoor potentiële consumenten buiten Nederland de diensten op een commercieel relevante wijze leren kennen.
58. Bij deze beoordeling moet de nationale rechter tevens in aanmerking nemen dat het niet gaat om statische feiten die dienen te worden bewezen en beoordeeld. Het betreft integendeel feiten die kunnen evolueren in de tijd, ook gedurende het tijdvak van vijf jaar na inschrijving van het merk.
60. Voor deze conclusie behoeven mijns inziens de gemeenschappelijke verklaring (Joint Statement) of de richtsnoeren inzake oppositie (Opposition Guidelines) – documenten die duidelijk niet bindend zijn voor het Hof – niet te worden onderzocht. De bewoordingen van artikel 15, lid 1, zijn in het licht van de context, het voorwerp en het doel ervan voldoende duidelijk. In elk geval lijken noch de gemeenschappelijke verklaring noch de richtsnoeren inzake oppositie in tegenspraak te zijn met mijn vaststelling.
64. In het licht van het bovenstaande geef ik het Hof in overweging de vragen van het Gerechtshof ’s-Gravenhage te beantwoorden als volgt:
„Artikel 15, lid 1, van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk moet aldus worden uitgelegd dat (i) gebruik van een gemeenschapsmerk binnen de grenzen van één enkele lidstaat niet noodzakelijkerwijs als zodanig volstaat om normaal gebruik van dat merk te vormen, maar (ii) het mogelijk is dat, rekening houdend met alle relevante feiten, het gebruik van een gemeenschapsmerk in een gebied dat overeenstemt met het grondgebied van één enkele lidstaat, normaal gebruik binnen de Gemeenschap vormt.
Normaal gebruik binnen de Gemeenschap in de zin van artikel 15, lid 1, van verordening nr. 207/2009 is gebruik dat, rekening houdend met de bijzondere kenmerken van de relevante markt, kwantitatief voldoende is om op die markt marktaandelen voor de door het gemeenschapsmerk aangeduide waren en diensten te behouden of te verkrijgen.”
Lees de conclusie hier.
