Louter afvullen is geen merkgebruik

B9 10558. HvJ EU, 15 december 2011, zaak C-119/10,  Frisdranken Industrie Winters BV tegen Red Bull GmbH (prejudiciële vragen Hoge Raad der Nederlanden). (Met dank aan Peter Claassen, Martin Hemmer en Roderick Chalmers, AKD advocaten & notarissen).

"Diensten bestaande in het enkele afvullen van blikjes die van een als merk beschermd teken zijn voorzien, vormen geen gebruik van dit teken dat kan worden verboden.”

Merkenrecht. Afvullen van blikjes door Winters in opdracht van derde. Exportmerken. De vragen zoals de A-G die eerder samenvatte: ‘In de onderhavige procedure gaat het in wezen om drie vragen, te weten, ten eerste, of een dienstverlener die in opdracht van een derde blikjes die zijn voorzien van een teken dat met een merk overeenstemt, met frisdrank afvult, inbreuk maakt op dat merk (vraag 1, sub a), ten tweede, of dit merk ook wordt geschonden indien deze waren uitsluitend bestemd zijn voor uitvoer naar landen buiten het gebied waar het merk wordt beschermd (vraag 2) en, ten derde, op basis van welk criterium het gevaar voor verwarring moet worden beoordeeld voor waren die voor uitvoer bestemd zijn (vraag 3).

'Het Hof oordeelt dat de dienstverlener die in opdracht en volgens aanwijzingen van een derde louter afvuldiensten verricht, uitsluitend zorgt voor de technische voorzieningen waardoor deze derde gebruik kan maken van het teken dat met een beschermd merk overeenstemt

Winters heeft blikjes met frisdrank afgevuld in opdracht van Smart Drinks Ltd, een rechtspersoon naar het recht van de Britse Maagdeneilanden en een concurrent van Red Bull. Red Bull heeft voor de Nederlandse rechter aangevoerd dat Winters inbreuk op haar merkrechten maakt en heeft gevorderd Winters te bevelen elk verder gebruik van de met haar merk overeenstemmende tekens te staken.

Het Hof onderzoekt of een dienstverlener als Winters in dit geval zelf „gebruik” maakt van de met de merken van Red Bull overeenstemmende tekens. In dit verband herinnert het Hof eraan dat het feit dat iemand zorgt voor de technische voorzieningen die nodig zijn voor het gebruik van een teken, en daarvoor wordt vergoed, niet betekent dat degene die deze dienst verleent, zelf het teken gebruikt.

Vastgesteld moet worden dat een dienstverlener die, in opdracht en volgens aanwijzingen van een derde, alleen maar blikjes afvult die reeds zijn voorzien van met ingeschreven merken overeenstemmende tekens, zelf geen „gebruik” van deze tekens in de zin van de merkenrichtlijn maakt. Een dergelijke dienstverlener voert namelijk slechts een technisch gedeelte van het productieproces van het eindproduct uit, zonder enig belang te hebben bij het uiterlijk van de blikjes en met name bij de daarop voorkomende tekens, en zorgt dus uitsluitend voor de technische voorzieningen die nodig zijn voor een dergelijk gebruik door die derde.

Het Hof wijst er verder op dat daarbij nog komt dat een dienstverlener die in de situatie van Winters verkeert, hoe dan ook geen gebruik van de tekens maakt „voor waren of diensten” die dezelfde zijn als of soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk is ingeschreven, als bedoeld in de merkenrichtlijn. Zoals het Hof reeds heeft vastgesteld, heeft dit begrip in beginsel betrekking op de waren of diensten van de derde die van het teken gebruikmaakt. In dit geval staat echter vast dat de door Winters verleende diensten bestaan in het afvullen van blikjes en dat deze diensten niet soortgelijk zijn aan de waren waarvoor de merken van Red Bull zijn ingeschreven.

Weliswaar heeft het Hof met betrekking tot het verlenen van onlinediensten reeds geoordeeld dat dit in de richtlijn gebruikte begrip onder bepaalde voorwaarden ook betrekking kan hebben op waren of diensten van een andere persoon voor rekening van wie de derde handelt. Het Hof heeft namelijk vastgesteld dat de situatie van een dienstverlener die een met het merk van een ander overeenstemmend teken gebruikt om waren aan te prijzen die een van zijn klanten met behulp van de verleende diensten in de handel brengt, onder dat begrip valt wanneer dit gebruik zodanig geschiedt dat een verband tussen het teken en de verleende diensten ontstaat.

Het afvullen van blikjes die zijn voorzien van met ingeschreven merken overeenstemmende tekens, kan naar zijn aard evenwel niet worden vergeleken met diensten ter bevordering van de verkoop van producten die van dergelijke tekens zijn voorzien. Met name ontstaat daarbij geen verband tussen die tekens en de afvuldiensten. Het afvulbedrijf is immers niet zichtbaar voor de consument, zodat zijn diensten niet met de tekens kunnen worden geassocieerd.

Het Hof antwoordt dan ook dat de merkenrichtlijn aldus moet worden uitgelegd dat een dienstverlener die in opdracht en volgens aanwijzingen van een derde verpakkingen afvult die hem door deze derde ter beschikking zijn gesteld en waarop door diens toedoen daaraan voorafgaand een teken is aangebracht dat gelijk is aan of overeenstemt met een als merk beschermd teken, zelf geen gebruik maakt van dit teken dat kan worden verboden.'

Het Hof (Eerste kamer) verklaart voor recht: Artikel 5, lid 1, sub b, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten moet aldus worden uitgelegd dat een dienstverlener die in opdracht en volgens aanwijzingen van een derde verpakkingen afvult die hem door deze derde ter beschikking zijn gesteld en waarop door diens toedoen daaraan voorafgaand een teken is aangebracht dat gelijk is aan of overeenstemt met een als merk beschermd teken, zelf geen gebruik maakt van dit teken dat op grond van deze bepaling kan worden verboden.

Lees het arrest hier. Perscommuniqué hier.