B9 10967. Rechtbank ´s-Gravenhage, 14 maart 2012, HA ZA 11-1479, Promodyne & GBS tegen Zhu (met dank aan Jerry Considine, Considine Merkenbureau).
Merkenrecht. Kwade trouw. Inbreukvordering toegewezen, voor zover deze betrekking heeft op Nederland. Gedaagde Zhu is handelaar in sigaretten in zuidoost Azië. Eiseres Promodyne heeft in 2005 sigaretten en sigarettenverpakkingen met het merkteken ‘Maba’ geleverd aan Zhu. Zhu heeft het merkteken ‘Maba’ vervolgens vanaf 2006 in verschillende landen in de regio zuidoost Azië gedoneerd. Eiseres GBS is met toestemming van Promodyne ‘houdster’ van het in augustus 2008 gedeponeerde Gemeeschapsmerk ‘Maba’. Iets later, in november 2008 heeft Zhu het merk MABA in de Benelux gedeponeerd. Bij eerder verstekvonnis zijn de inbreukvorderingen van Promodyne c.s. toegewezen.
De rechtbank vernietigt het verstekvonnis, vernietigt Zhu’s BX-merkinschrijving ‘Maba’ en beveelt Zhu elk gebruik van met het EU-merk ‘Maba’ overeenstemmende tekens te staken. Zhu heeft onvoldoende onderbouwd gesteld dat hij de bedenker is van het merkteken ‘Maba’ en/of gebruik heeft gemaakt van het merkteken ‘Maba’ voorafgaand of ten tijde van het moment dat GBS haar aanvrage indiende en dat GBS en/of Promodyne daarvan op dat moment op de hoogte waren of dienden te zijn.
Gesteld nog gebleken is dat Promodyne c.s. het oogmerk hadden om Zhu het verdere gebruik van zijn teken in de Gemeenschap te beletten en onduidelijk is of Zhu aanspraak kan maken op enige rechtsbescherming voor het door hem gestelde concept of idee.
Kwade trouw van GBS bij de registratie van haar Gemeenschapsmerk is niet aannemelijk. Nu dat Gemeenschapsmerk niet nietig is en het van eerdere datum is dan het BX-merk van Zhu, wordt het merk van Zhu nietig verklaard. Op grond van het depot van Zhu en de plannen van Zhu met het merk, is er daarnaast sprake van dreigende inbreuk op het Gemeenschapsmerk van GBS en wordt ook de inbreukvordering toegewezen, voor zover deze betrekking heeft op Nederland. (4.13)
Lees het vonnis hier.
