Merkregistraties & het schaden van de concurrent

B9 11344. Vzr. Rechtbank Amsterdam, 15 juni 2012, KG ZA 12-568 HJ/RV, G-Star Raw C.V. & Facton Ltd. tegen Titan Fashion TNG GmbH (met dank aan Charles Gielen, NautaDutilh).

Merkenrecht. Registratie te kwader trouw. Wapperverbod. Eiseres G-Star maakt sinds 1997 gebruik van het merk GSRD (G-Star Raw Denim), maar heeft de afkorting  (pas) in 2009 als (Benelux)merk laten registreren en in 2012 als internationaal merk en gemeenschapsmerk. Gedaagde Titan heeft in 2007 het beeldmerk GSD  als gemeenschapsmerk laten inschrijven  en heeft oppositie ingesteld tegen het gemeenschapsmerk. G-Star heeft haar gemeenschapsmerkaanvrage daarop ingetrokken en omgezet naar verschillende nationale registraties,  met expliciete uitzondering van Duitsland. Partijen hebben vervolgens ‘uitvoerig gecorrespondeerd’ en in augustus 2011 heeft Titan het woordmerk GSRD als gemeenschapsmerk laten registreren. Partijen hebben over en weer procedures tegen elkaars merkregistraties GSRD ingesteld.

De onderhavige procedure ziet op een door G-Star gevorderd wapperverbod, omdat Titan zich naar mening van G-Star ten onrechte op haar gemeenschapswoordmerk GSRD zou hebben beroepen tegenover G-Stars afnemers. De voorzieningenrechter wijst de vorderingen toe, nu voldoende aannemelijk is dat Titan het teken GSRD te kwader trouw heeft laten registreren. Niet aannemelijk is dat Titan zich ten tijde van de registratie niet bewust was van het bestaan van het BX-woordmerk GSRD van G-Star en “de voorlopige slotsom is dat Titan daardoor ook wist dat zij haar concurrent  in de uitoefening van haar bedrijf zou schaden.” Niet aannemelijk dat Titan het merk GSRD alleen heeft laten registreren ‘als een uitbreiding van haar merkenfamilie’ en niet is in te zien waarom juist de toevoeging van de letter R een zinvolle uitbreiding van de merkenfamilie van GSD zou zijn.

Het beroep van Titan op de nietigheid van het BX-woordmerk GSRD van G-Star wordt daarnaast afgewezen. Naar mening van de voorzieningenrechter stemmen de het beeldmerk GSD en het woordmerk GSRD niet in grote mate overeen. Mede gezien de grote bekendheid van de denimkleding van ‘G-Star’ zal het publiek het BX-woordmerk meestal associëren met G-Star en is verwarring niet aannemelijk. Ook het ‘conceptuele verschil’ in het gebruik van de merken (als louter beeldmerk en als associatieve afkorting) draagt bij aan die conclusie.

Totdat onherroepelijk is beslist over de rechtsgeldigheid van de merken van partijen, dient Titan zich te onthouden van het schrijven en verzenden van brieven waarin zij zich beroept op ‘het door haar beweerde intellectueel eigendomsrecht op het namens haar ingeschreven gemeenschapsmerk GSRD’ en dient zij een reeds geschreven brief te rectificeren.

Lees het vonnis hier.