Monopoly, Gleissner en Skykick: kwade trouw en de trucs van de depotpraktijk

BMM Bulletin 2021-3, p. 94-99, Bart ten Doeschate: ''De chronologie van de beslissingen en arresten in dit artikel is voor een beter begrip van het leerstuk eigenliijk wat onhandig. Wanneer we de volgorde omdraaien, en beginnen met het Skykick-arrest, ontstaat een logischer beeld, althans, vanuit het perspectief van de depotpraktijk bezien. 

Te beginnen met de situatie waarin een merk voor het eerst wordt aangevraagd en er nog geen eerdere registratie noch gebruik is. De neiging bestaat dan een zo breed mogelijke warenomschrijving te hanteren, om de beschermingsomvang van het merk zo groot mogelijk te maken. Daar is niets mis mee, zo blijkt uit het Skykick-arrest: het hanteren van een brede, ja zelfs onduidelijke of onnauwkeurige waren- en dienstenomschrijving, levert geen nietig depot noch een depot te kwader trouw op. 

Op basis van de aangehaalde Gleissner-beslissingen van EUIPO's Board of Appeal en BBIE durf ik de stelling aan dat het bovendien is toegestaan om meerdere merkaanvragen te doen, waarvan van tevoren nog niet duidelijk is of die verschillende merken ook daadwerkelijk gebruikt zullen gaan worden. Deze strategie kan van pas komen bij de ontwikkeling van een nieuw product, waarvan de uiteindelijke naam nog niet gekozen is. Het kan dan juridische rust bieden om alvast enekle geschikte merknamen vast te leggen - bijvoorbeeld omdat de beschikbaarheids- en marktonderzoeken positief uitpakten - en pas in een later stadium de 'winnaar' te kiezen, wanneer andere seinen die in de praktijk belangrijk zijn bij de lancering van een merk ook op groen staan. Bijkomend voordeel kan zijn dat hiermee voor concurrenten een rookgordijn wordt opgeworpen, nu niet duidelijk is onder welke merknaam de producten of diensten uiteindelijk op de markt zullen worden gebracht. Dat rookgordijn mag m.i. niet het enige doel zijn, omdat daarmee de bona fide gebruiksintentie nu net weer wordt verlaten. Zo lang de deposant zich daarnaast niet schuldig maakt aan ''Gleissner-achtige'' activiteiten door andere merkhouders onnodig in de haren te vliegen, is het aanvragen van verschillende kansrijke merken naar mijn mening niet te kwader trouw. 

Wanneer vervolgens de gebruikstermijn van vijf jaar er bijna op zit, maar het gebruik van het merk de drempel van 'normaal gebruik' niet lijkt te gaan halen, is een herhaaldepot misschien aanlokkelijk. Een dergelijk depot is in orde wanneer er verschillen bestaan tussen de merken zelf. Een gemoderniseerd logo, dat slechts op enkele niet-noemenswaardige details afwijkt van zijn voorganger, wordt gezien als een logische stap. Logo's evolueren nu eenmaal. Dat bij een herhaaldepot vervolgens ook een meer uitgebreide warenomschrijving wordt gebruikt, levert ook niet direct een depot te kwader trouw op: de vrijheid van een onderneming om het merk te registreren voor mogelijke toekomstige toepassingen ervan prevaleert. Een aangepaste pelikaan, met één kuikentje in plaats van twee, geregistreerd voor ijsbreekdiensten in plaats van markeerstiften: allemaal geen probleem. 

De grens ligt daar waar merken opnieuw worden geregistreerd, wanneer daarmee geprobeerd wordt de gebruiksplicht te ontlopen. Wanneer geen goede reden voor de herregistratie kan worden afgeleid uit de oorsprong van het bestreden teken, de commerciële logica achter en het gebruik van de herregistratie en de chronologie van gebeurtenissen die tot de herrigistratie hebben geleid, behalve dan het ontlopen van de gebruiksplicht, kan het depot worden geacht te kwader trouw te zijn ingediend voor de herhaalde waren en diensten. Dat is jammer voor een legitiem voordeel dat een herhaaldepot kan hebben, namelijk het vergemakkelijken van het opstellen van licenties en optreden tegen inbreukmakers. Hoewel, de oplossing zou kunnen zijn om de herhaaldepots wél te verrichten, maar alleen te gebruiken in licenties en voorkomende handhaving. Mocht het vervolgens komen tot een administratieve of gerechtelijke prcedure, dan moet ook een beroep worden gedaan op de oudere, gebruiksplichtige registraties. Om iedere zweem van kwade trouw daarbij te voorkomen, acht ik het verstandig om de herregistratie(s) waarbij de omschrijving van waren en diensten overlappen met oudere, gebruiksplichtige, merkrechten, niet in te roepen, in ieder geval voor de herhaalde waren en diensten.''