B9 10919. Rechtbank Amsterdam, 7 maart 2012, LJN: BW6408, Lufo International Trading B.V. tegen Ons Belang Highway B.V. & Optimistic Thinking Ltd. (met dank aan Luuk Jonker, Holla Advocaten).
Auteursrecht. Merkenrecht. Interessante casus: Eiseres Lufo is producent en leverancier van etenswaren, specifiek gericht op de Surinaamse keuken en gebruikt daarvoor o.a. een etiket dat tot 1998 als Benelux-merk op naam van Lufo stond geregistreerd. Het merkdepot is in 1998 vervallen wegens niet tijdige verlenging. Op 9 maart 2011 heeft Lufo een spoeddepot verricht voor het woordmerk LUFO.
Gedaagde Optimistic Thinking heeft oppositie ingesteld tegen het depot. Optimistic Thinking, een concurrent die haar producten in de Benelux uitsluitend verhandelt via medegedaagde Ons Belang, heeft het genoemde beeldmerk etiket in 2009 op eigen naam doen inschrijven, net als het woordmerk LUFO en een ander beeldmerk met het woordbestanddeel Lufo. Eiseres Lufo vordert i.c. een merkrechtelijk en auteursrechtelijk inbreukverbod en de nietigheid van de merken van Optimistic Thinking.
De rechtbank ‘komt reeds op grond van het beroep op kwader trouw van Optimistic tot het oordeel dat de inschrijvingen nietig zijn’: Optimistic wist, althans behoorde te weten (onderzoeksplicht) van het voorgebruik van Lufo en de laatste drie jaar voorafgaande aan haar inschrijvingen. Dat Optimistic Thinking de naam Lufo bij toeval heeft bedacht en deze een afkorting is van ‘lekker uit frisse onderneming’, acht de rechtbank ongeloofwaardig.
Inbreuk op het auteursrecht op het etiket wordt eveneens aangenomen en ook de merkenrechtelijke inbreukvordering tegen Ons Belang, waarbij Lufo als gevolmachtigde optreedt, worden toegewezen. De rechtbank oordeelt daarbij dat Lufo het dominerende en meest onderscheidende bestanddeel is. De afbeeldingen van koeien en aanduidingen als ‘zoutvlees; zijn beschrijvend en ‘van minder belang voor de totaalindruk’. 1019h proceskosten gedaagde: € 21.170,15.
4.8. De rechtbank acht niet geloofwaardig dat Optimistic Thinking geen wetenschap heeft gehad van voorgebruik binnen de Benelux van het merk Lufo. Lufo heeft onbetwist gesteld dat zij al sinds begin jaren tachtig van de vorige eeuw actief is als producent van etenswaren, meer in het bijzonder etenswaren gericht op de Surinaamse keuken, die zij levert aan de detailhandel in Nederland. Ook Ons Belang Highway c.s. richt zich met haar producten voorzien van het merk LUFO op deze markt. De markt voor producten voor de Surinaamse keuken is - naar Lufo stelt en door Ons Belang Highway niet wordt weersproken - in de Benelux niet omvangrijk. De stelling van Lufo dat Ons Belang Highway (de enige afnemer van Optimistic Thinking) al sinds jaar en dag klant is van Lufo en ook haar producten afneemt, wordt door Ons Belang Highway c.s. bovendien niet betwist. Dat Optimistic Thinking de naam Lufo bij toeval heeft bedacht en deze een afkorting is van ‘lekker uit frisse onderneming’, acht de rechtbank dan ook ongeloofwaardig. Het feit dat het etiket voor pomtajer, dat door Optimistic Thinking onder inschrijfnummer 0869552 is gedeponeerd, identiek is aan het etiket voor de verpakking van pomtajer van Lufo (waarvan de merkinschrijving is verlopen), is ook een omstandigheid die bijdraagt aan het vermoeden van wetenschap Optimistic Thinking omtrent het gebruik van het mark Lufo door Lufo. Dat, zoals de directeur van Optimistic Thinking tar zitting heeft verklaard, zij het etiket niet eerder had gezien en dat het aan haar was toegestuurd door een Surinaamse man, genaamd Boelai, acht de rechtbank in het licht van de hiervoor genoemde omstandigheden geen plausibele verklaring.
Van belang is verder dat de directeur van Optimistic Thinking ter zitting heeft verklaard dat hem bij het merkenbureau was gezegd dat er al een Lufo merkinschrijving bestond, maar dat die zich richtte op vleesproducten. Optimistic Thinking heeft verklaard dat zij geen marktonderzock heeft gedaan, voordat zij haar producten op de markt bracht. Optimistic Thinking heeft zodoende onvoldoende rekening gehouden met de belangen van Lufo omdat zij wist, althans behoorde te weten dat Lufo haar mark ook gebruikte voor de waar althans soortgelijke waar waarvoor Optimistic haar merken wenste in te schrijven. Optimistic Thinking had dw inschrijving (hoe dan ook voor soortgelijke waar) nader moeten onderzoeken.
Gelet op al deze omstandigheden is de rechtbank van oordeel dat Ons Belang Highway , als zij al geen wetenschap gehad zou hebben van het voorgebruik door Lufo, in elk geval daarvan behoorde te weten.
Lees het vonnis hier en hier (Rechtspraak)
