Niet algemeen bekend ten tijde van depot

B9 11056. Gerechtshof ’s-Gravenhage 3 april 2012, LJN: BW0685, Wendy’s International Inc. tegen Wendy’s (met gelijktijdige dank aan Thera Adam-van Straaten, Leijnse Artz).

Merkenrecht. Handelsnaamrecht. De van oorsprong Amerikaanse Hamburgerketen Wendy's International is van 15 mei 1985 tot 31 december 1986 actief geweest in Nederland. Haar merken zijn sindsdien niet meer in Nederland gebruikt. Geïntimeerde Wendy's drijft sinds de zomer van 1988 een tweetal ondernemingen, een snackbar en een croissanterie, onder de naam Wendy’s en heeft in 1995 het merk Wendy’s laten inschrijven bij het Benelux Merkenbureau. Wendy's heeft naar aanleiding van sommatiebrieven van Wendy's International een procedure gestart tot vervallenverklaring van de merkenrechten van Wendy's International. De vorderingen van Wendy's zijn door de rechtbank in Middelburg op 11 april 2000 toegewezen. Het hof bekrachtigt het vonnis waarvan beroep.

Wendy’s International heeft niet aangetoond dat haar merk in 1995, ten tijde van het merkdepot door Wendy’s, algemeen bekend was. Gegevens waaruit blijkt dat Wendy’s International algemeen bekend is, leveren onvoldoende bewijs. Van een depot te kwader trouw door Wendy’s is eveneens geen sprake, nu Wendy's International het teken Wendy’s in de drie jaar voorafgaand aan het depot van Wendy's niet heeft gebruikt in het Beneluxgebied, terwijl van een rechtstreekse betrekking, vereist in het geval van gebruik buiten dat gebied, geen sprake is. Wendy's stelt ook niet op de hoogte te zijn geweest van het merk en de naam van Wendy’s International.

Wendy’s International heeft eveneens niet aan kunnen tonen waarom de vervallenverklaring van het merk van Wendy’s International gevorderd door Wendy’s (wegens non-usus) voldoende grond oplevert om als ‘onbehoorlijk’ te worden gekenmerkt. Het eventuele betoog dat Wendy’s geen enkel voordeel heeft bij het doen vervallen verklaren van de oude merken van Wendy’s International (omdat de merken elkaar “niet bijten”), gaat niet op. Enerzijds zijn zowel Wendy’s International, als Wendy’s actief in de horeca (fastfood). Anderzijds heeft Wendy's International niet weersproken dat zij Wendy’s na diens depot van het merk Wendy’s op 16 februari 1995 sommatiebrieven heeft gestuurd. Dit leidt tot het uitgangspunt dat de oudere merken van Wendy’s International zijn vervallen en dat het merkenrecht van Wendy’s ouder is dan die van Wendy’s International.

Het woordmerk van Wendy’s International is identiek aan dat van Wendy’s, waardoor afbreuk zou kunnen worden gedaan aan de herkomstfunctie van het merk van Wendy’s (art. 2.28 lid 3 sub a BVIE). In het beeldmerk van Wendy’s International staat het woord Wendy’s centraal. Ondanks de visuele verschillen, is er mitsdien (qua totaalbeeld) een grote mate van overeenstemming tussen het merk van Wendy’s en het beeldmerk van Wendy’s International waardoor verwarring is te duchten.

Met betrekking tot het handelsnaamrecht oordeelt het hof dat er wel degelijk verwarring tussen de ondernemingen te duchten valt wanneer Wendy's International zich weer in Nederland zou vestigen, zodat Wendy’s als oudere handelsnaamgerechtigde belang heeft bij een verbod als bedoeld in artikel 5 van de Handelsnaamwet. Het hof bekrachtigt het vonnis waarvan beroep en veroordeelt Wendy’s International in de kosten van het geding in hoger beroep.

Lees het arrest hier.