B9 11890. BBIE, oppositiebeslissing van 20 november 2012, nr. 2005611, Mad Dogg Athletics Inc. tegen Verenigde Exclusieve Sportcentra (met dank aan Sesanne Leeuwenburg, Intellectueel Eigendom Advocaten).
“Het andere stuk betreft een uitdraai van Van Dale online woordenboek, waarbij achter het woord “spinning” opgenomen staat dat het een merk betreft. Dit is echter nog geen reden om aan te nemen dat er ook sprake is van onderscheidend vermogen van die betreffende naam.”
Merkenrecht. Aardige overwegingen over bekendheid en verwording tot soortnaam in eenBenelux-oppositie over de fitnessvariant ‘Spinning’ (heel hard fietsen op een hometrainer). De oppositie is ingesteld door de Amerikaanse merkhouder van de EU-woordmerken SPIN, SPINNING en SPIN Fitness en gericht tegen de inschrijving van het woord/beeldmerk SSPIN FOR LIFE. (Een zaak die een beetje doet denken aan die over een eerdere fitness-rage: Tae Bo - ook een soortnaam).
De oppositie wordt afgewezen. Opposant Mad Dog stelt dat de merken bekend zijn en niet zijn verworden tot soortnaam en stelt daarbij over een vonnis uit 2008 van Rechtbank Den Haag (IEPT20080429) over haar merken: “Er is weliswaar een uitspraak van de Rechtbank van ’s-Gravenhage van 29 april 2008 in kort geding, waarin gesteld wordt dat de merken voor een fietsfitnessconcept generieke benamingen zijn, maar waarbij opposant zijn rechten op de merknamen behoudt volgens opposant. Deze beschikking is niet definitief, aangezien daar beroep tegen werd ingesteld. In het kader van het beroep heeft de tegenpartij de merkrechten van opposant erkend en heeft er uiteindelijk mee ingestemd om ieder gebruik van de Mad Dogg merken te staken en gestaakt te houden, de inbreukmaker heeft ook een schadevergoeding betaald, aldus opposant.” Die stelling wordt verworpen. Ook de vermelding in Van Dale dat het woord ‘spinning’ een merk betreft kan opposant niet baten:
35. In tegenstelling tot opposant, is het Bureau van oordeel dat de ingeroepen rechten vanuit het oogpunt van het in aanmerking komend publiek een zeer beperkt onderscheidend vermogen hebben voor een fietsfitnessprogramma en alle waren en diensten die daar betrekking op hebben. Dit wordt ook bevestigd in de uitspraak van de Rechtbank van ’s-Gravenhage van 29 april 2008 waar beide partijen naar verwijzen. Behalve de uiteenzetting van opposant in zijn argumenten, zijn er geen stukken ingediend waaruit het tegendeel blijkt. Er is één stuk van opposant waarop het teken “spinning” (overigens in combinatie met een gestileerd beeld van een fietser) voorkomt, dit betreft een artikel uit een tijdschrift inzake een schikking met Batavus B.V. Het andere stuk betreft een uitdraai van Van Dale online woordenboek, waarbij achter het woord “spinning” opgenomen staat dat het een merk betreft. Dit is echter nog geen reden om aan te nemen dat er ook sprake is van onderscheidend vermogen van die betreffende naam. Van Dale neemt immers op het enkele verzoek van de merkhouder op of er sprake is van een merk: “Van Dale onderzoekt niet op eigen initiatief of een woord een merknaam is. Een woordenboek is immers geen merknamenregister. Echter, door opname in het woordenboek menen sommigen dat ze mogen concluderen dat zij de merknaam niet (meer) hoeven te respecteren. Daarom onderneemt Van Dale actie op het eerste verzoek van een merknaamhouder.” (bron: http://vraagbaak.vandale.nl/merknamen.html?q=merknamen). De ingediende stukken zijn overigens ook niet toereikend om aan te tonen dat de ingeroepen rechten bekendheid genieten.
36. Het zeer beperkte onderscheidend vermogen van de woordelementen in aanmerking nemend, zijn de verschillen tussen merk en teken, te weten de toegevoegde beeld- en woordelementen en het gebruik van de kleuren, voldoende om de punten van overeenstemming te neutraliseren. De overeenkomst tussen merken en teken die gelegen is in een deel van de woordelementen, is derhalve te gering om de tekens in hun totaalindruk overeenstemmend te doen zijn.
Lees de beslissing hier.
Boek9.nl wordt gesponsord door:
Advertenties
Advertenties
