B9 10038. Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 16 augustus 2011, Biomet Nederland B.V. tegen Heraeus Kulzer GmbH (met dank aan Rutger Kleemans, Freshfields).
Merkenrecht. Reclamerecht. Hoger beroep in bodemzaak tussen twee producenten van botcement (waarbij producent Biomet een voormalig licentienemer is van Heraeus) over misleidende reclame, onrechtmatig handelen en merkinbreuk. Het hof vernietigt het vonnis van beroep (Rechtbank ’s-Hertogenbosch, 10 oktober 2007, B9 4914), maar slechts voor zover het de volgens het hof de met terugwerkende kracht niet verbeurde dwangsommen van het vernietigde kort-gedingvonnis betreft.
Het hof volgt het verdere oordeel van de rechtbank. Kort gezegd wordt het Biomet verboden mededelingen te doen die inhouden dat Biomets Refobacin Bone Cement identiek is aan Heraeus’ Refobacin Palacos. Bij de beoordeling gaat het hof onder meer in op de begrippen ‘identiek’, ‘equivalent’ en ‘uitwisselbaar’:
4.8.3 Het hof oordeelt dienaangaande als volgt. Partijen gebruiken de termen “identiek”, “equivalent” en “uitwisselbaar”. Duidelijk is dat die begrippen een verschillende inhoud hebben. Indien de producten identiek zijn, zijn er geen relevante verschillen aan te wijzen qua samenstelling, eigenschappen of verwerking. Indien de producten equivalent (of gelijkwaardig) zijn, zal vooraf worden bezien of – eventueel met hantering van een andere werkwijze – het ene product een “even goed” eindresultaat bereikt kan worden als met het andere. Indien producten uitwisselbaar zijn wil dat zeggen dat de eindresultaten vergelijkbaar zijn en dat ook de werkwijze bij beide producten praktisch gelijk is. Biomet stelt dat haar product, Refobacin Bone Cement gelijkwaardig en uitwisselbaar is met Refobacin Palacos.
4.8.4 (…) Deze verschillen leiden er reeds toe dat – wat er ook van zij van een eventueel mogelijk te bereiken eindresultaat – dat de producten niet als uitwisselbaar kunnen worden beschouwd. Daarvoor zou vereist zijn dat de beoogde gebruikers zonder meer ervan uit kunnen gaan dat er geen enkel relevant verschil bestaat, noch qua bereidingswijze, noch qua eindresultaat. Tussen partijen staat voorts vast dat er ten aanzien van Refobacin Bone Cement (nog) geen resultaten van een in vivo onderzoek voorhanden zijn, terwijl als niet of onvoldoende gemotiveerd bestreden vast staat dat slechts na een dergelijk in vivo onderzoek kan worden beoordeeld of die producten, vooral wat betreft het eindresultaat, als gelijkwaardig en/of uitwisselbaar zijn te kwalificeren.
4.8.5 Bij deze stand van zaken staat het Biomet niet vrij om mededelingen te doen of anderszins te suggereren dat beide producten identieke, uitwisselbare, equivalente of gelijkwaardige producten zijn.
Niet-verbeurde dwangsommen: 4.92. De grieven slagen. Het vonnis in kort geding van 16 februari 2006 is door het hof volledig vernietigd. In geval van vernietiging van een vonnis ontvalt de kracht aan de vernietigde uitspraak met terugwerkende kracht, Dat brengt mee dat de rechtsgrond aan de door de voorzieningenrechter opgelegde dwangsommen ook met terugwerkende kracht is ontvallen.
Lees het arrest hier. Zie hier voor alle eerdere uitspraken.
