Nietige kleurmerken en onrechtmatig handelen

Print this page 30-06-2011

B9 9864. Rechtbank Amsterdam. 29 juni 2011, HA ZA 10-995, AFC Ajax N.V. tegen L. (met dank aan Joël van der Goen, Van der Goen Advocaten).

Merkenrecht. Onrechtmatige daad. Ambulante handel merchandise artikelen. Gedaagde verkoopt vanaf een kar op een vaste plek bij het Ajax-stadion ‘onder andere producten en kleding met de tekst “pride of Mokum” en “Amsterdam”, alsmede zogenaamde merchandise artikelen van Ajax (die met toestemming van Ajax in het verkeer zijn gebracht)’. Bij een eerder ex parte bevel is het gedaagde verboden een inbreukmakend vest (meer algemeen aangeduid als’ hoodie’) te verhandelen. De onderhavige bodemprocedure ziet op de latere verhandeling door gedaagde van een iets afwijkend vest.

Eiser Ajax stelt dat ook dit vest inbreuk maakt op haar rood-wit merken en haar kruizenmerk, maar ziet haar merkenrechtelijke vorderingen afgewezen. De rechtbank oordeelt dat de rood-wit merken van Ajax nietig zijn, nu deze niet volden aan de strenge eisen die het HvJ Eu aan de geldigheid van kleurmerken stelt. Wel is naar oordeel van de rechtbank sprake van onrechtmatig handelen, kort gezegd omdat ‘degene die een vest bij gedaagde aanschaft nodeloos in verwarring zal worden raken en zal denken dat het vest van Ajax afkomstig is.’ Geen 1019h proceskosten (onrechtmatige daad).

In citaten:

Merkenrecht: 4.3. (…) Bij de beantwoording van die vragen moet in de eerste plaats worden ingegaan op het verweer van Ajax dat in het onderhavige geval niet moet worden getoetst aan de strenge eisen die het Hof van Justitie stelt aan kleurmerken. Dat is volgens Ajax het geval omdat geen sprake is van kleurmerken, maar van beeldmerken.

4.4. De rechtbank kan Ajax daarin niet volgen. De vraag of sprake is van een kleurmerk of een beeldmerk (waarbij kan worden opgemerkt dat ieder kleurmerk steeds tevens een beeldmerk is), is voor de beoordeling van het onderscheidend vermogen van de merken niet relevant. In het BVIE wordt een dergelijk onderscheid niet gemaakt.

4.5. Het gaat er blijkens de bedoelde jurisprudentie van het Hof van Justitie veeleer om of de merken met het uiterlijk van de aangeduide waar samenvallen, dan wel daar los van staan. Hetgeen bij raadpleging van het register voor derden kenbaar zal zijn, is dat Ajax de in haar merken aangegeven vlakverdeling in de kleuren wit/rood/wit wenst te beschermen. In het geval van de inschrijving onder nummer 0600269 is dat het geval ongeacht de vorm van de waar. Met betrekking tot inschrijvingsnummer 0600270 is dat het geval wanneer de kleuren zijn aangebracht op een t-shirt. In beide gevallen valt het merk samen met de vorm en de omtrek van de waar. De rechtbank zal dit aan haar beoordeling ten grondslag leggen. De vermelding van een CFE codering, maakt het voorgaande niet anders. Zo Ajax bedoeld zou hebben te stellen dat specifiek de afbeelding van een vierkant (respectievelijk de afbeelding van een t-shirt) is gedeponeerd - en het inschrijvingsnummer 0600269 betrekking heeft op het vierkant met dc aangegeven vlakverdeling en het inschrijvingsnurnmer 0699270 betrekking heeft op de afbeelding van een shirt met de aangegeven vlakverdeling - is de rechtbank niet gebleken dat deze tekens als zodanig zijn gebruikt in verband met de
in geschreven waren en diensten, hetgeen zou inhouden dat de beide merken zijn vervallen, gelijk L. betoogt.

4.6. De conclusie van het voorgaande is dat de geldigheid van de inschrijvingen van de rood-Wit merken onder de nummers 0600269 en 0600270 moet worden beoordeeld naar de strenge eisen die het Hof van Justitie aan kleurmerken stelt.

4.8. De rechtbank is van oordeel dat de rood-wit merken niet voldoen aan de strenge eisen die het Hof van Justitie in de zaken Libertel en Heidelberger Bauchemie (onder verwijzing naar Sieckman) stelt aan de grafische weergave van kleurmerken. Bij de rood-wit merken van Ajax is weliswaar sprake van een (zekere) systematische schikking van de kleuren, maar de ingeschreven merken bieden de marktdeelnemers daarmee nog niet de vereiste nauwkeurige en duurzame informatie. De inschrijving is in beide gevallen niet duurzaam, want het depot kan verkleuren, terwijl de aanduidingen ‘wit’ en ‘rood’ te algemeen zijn. Er zijn vele kleuren rood en wit te duiden. De betreffende aanduidingen zijn derhalve niet nauwkeurig. Nadere elementen die zouden kunnen leiden tot het oordeel dat de merkinschrijvingen (alsnog) voldoende nauwkeurig en duurzaam zijn, ontbreken. Een kleurcodering had er blijkens de jurisprudentie van het Hof van Justitie toe kunnen leiden dat de ingeschreven rnerken alsnog voldoende nauwkeurige en duurzame informatie bieden. De rechtbank ziet in de jurisprudentie van het Hof van Justitie (en gelet op hetgeen zij hiervoor heeft overwogen) geen aanknopingspunten die ertoe kunnen leiden dat een kleurcodering kan worden gemist in een geval als het onderhavige, waarbij weliswaar een (zekere) systematische schikking van de kleuren is aangebracht en de kleurelementen zijn geduid met de woorden ‘rood’ en ‘wit’, maar waarbij de uiteindelijke toepassing van het merk niettemin afhankelijk is van de vorm en omtrek van de waar, terwijl naast de kleurelementen geen andere onderscheidende elementen zijn te duiden.

4.15. De conclusie van het voorgaande is dat de inschrijvingen van de rood-wit merken met de nummers 0600269 en 0600270 nietig dienen te worden verklaard. De reconventionele vordering van L. zal in zoverre worden toegewezen. (…). De reconventionele vordering om de inschrijving van het kruizenmerk onder het nummer 0737566 nietig dan wel vervallen te verklaren zal worden afgewezen.

Onrechtmatig handelen:  4.20. De rechtbank stelt voorop dat het een derde in beginsel niet verboden is witte vesten te verkopen met een rode baan. Dit is ook niet het geval indien die vesten Ajax in gedachten oproepen. Er mag immers worden aangehaakt bij de populariteit van Ajax. In het onderhavige geval zijn er echter de nodige bijkomende omstandigheden die maken dat de wij ze waarop L. dit doet, onrechtmatig jegens Ajax is te oordelen. De rechtbank acht in dit verband de volgende omstandigheden van belang.

4.21. Naast het gebruik van de rode baan op het witte vest, wordt ook met de tekst “Pride of Mokum” een verband gelegd met de voetbalclub A.F.C. Ajax. Uit de door Ajax overgelegde producties blijkt dat die genoemde aanduiding doelt op A.F.C. Ajax. In het licht van de door Ajax overgelegde producties is de algemene betwisting van L., inhoudende dat met dc aanduiding wordt gedoeld op Amsterdam, ontoereikend. De aanduiding “Pride of Mokum” is derhalve te zien als een verwijzing naar A.F.C. Ajax. Dit zal zeker het geval zijn voor de voetballiefhebber die een thuiswedstrijd van Ajax bezoekt. Niet in geschil is dat de vesten van L. voor, tijdens en na de wedstrijden van Ajax Worden verkocht. L. doet dit vanuit een kar bij het voetbalstadion van Ajax. In die kar verkoopt L. niet enkel Amsterdam souvenirs, maar ook oorspronkelijke Ajaxmerkartikelen. Gelet op het voorgaande, alsmede gelet op het feit dat op het label en op de prijskaartjes van de in geding zijnde vesten de aanduiding “FANSPORT, FANWEAR FOR FANS”, alsmede de vermelding “official licensed products” staat, kan bij het aanwezige publiek de onjuiste indruk ontstaan dat de vesten worden verhandeld onder licentie van Ajax. Omdat degene die een vest bij L. aanschaft nodeloos in verwarring zal raken en zal denken dat het vest van Ajax afkomstig is, is het verhandelen van de vesten onrechtmatig jegens Ajax. Dit is temeer het geval voor zover dit het vest betreft waarop de in een vierkant kader geplaatste “A” te zien is. Dit is immers een (extra) verwijzing naar de hoofdsponsor van A.F.C. Ajax, die de gekaderde “A” als merk heeft ingeschreven en welke “A” ook op de officiële shirts van Ajax is te vinden. Hiermee wordt nog meer de indruk gewekt dat het om officiële Ajax-producten gaat.

Proceskosten conventie: 4.24. Als de overwegend in het ongelijk gestelde partij zal L. in de kosten van de procedure worden veroordeeld. Omdat toewijzing plaatsvindt op basis van onrechtmatige daad, zal de rechtbank aansluiting zoeken bij het liquidatietarief.

Ex parte: 4.26. Voor zover L. een verklaring voor recht vorderen, inhoudende dat Ajax de door L. geleden schade als gevolg van de beslagen en het uitgelokte ex parte verzoek dient te vergoeden, overweegt de rechtbank als volgt. Het conservatoir beslag is rechtmatig gebleken. De verleende ex parte beschikking had achteraf gezien niet kunnen worden verleend, nu de merkrechten waarop die beschikking is gegrond nietig blijken te zijn. L. heeft evenwel niet gesteld dat hij tengevolge daarvan schade heeft geleden. Het gevorderde zal in zoverre worden afgewezen.

Proceskosten reconventie: 4.27. Omdat partijen in reconventie over en weer in het gelijk en het ongelijk zijn gesteld, ziet dc rechtbank aanleiding de kosten te compenseren, in die zin dat beide partij en in reconventie de eigen kosten dragen.

Lees het vonnis hier.