B9 10197. Rechtbank Leeuwarden, 28 september 2011, HA ZA 09-896, Smeedatelier De Jong tegen Siersmederij Oldeberkoop en ’t Stokertje (met dank aan Lars Bakers, Bingh Advocaten).
Merkenrecht, Auteursrecht . Slaafse nabootsing. Oneerlijke mededinging. Nomen est omen: de twee gezichten van de Januskachel. Uitgebreid vonnis in langlopend (eerste kort geding in 1998) en complex geschil tussen twee smederijen over (o.a) de rechten op de Januskachel, een houtkachel. De feiten, een samenstel van bedrijfsovernames door oud medewerkers, merkedepots, rechtenverleningen, domeinnaamregistraties, gesteld misleidende mededelingen en zelfs art 12 Sv verzoeken tot strafrechtelijke vervolging, laten zich niet eenvoudig kort samenvatten, maar waar het de IE-rechtelijke essentie betreft, handelt het geschil over de vraag of gedaagden, o.a. op grond van en eerdere bedrijfsovername, ook het recht hebben om de Januskachel te produceren en te verhandelen.
De rechtbank oordeelt in 26 pagina’s dat bij de bedrijfsovername door gedaagden niet ook sprake was van een rechtenoverdracht. Wel is een (niet heel erg expliciete) licentie gegeven op de merkrechten en het auteursrecht op de afbeeldingen/beeldmerken, waardoor beide smederijen de kachel mogen maken en aanbieden. Gedaagden mogen domeinnamen met het bestanddeel Janus registreren en gebruiken. Gedaagden maken echter wel inbreuk op het merk JANUS bij het gebruik voor andere producten dan louter de Januskachel. Inbreuk op het woordmerk Jacobus wordt eveneens aangenomen. Geen slaafse nabootsing (geen eigen plaats in de markt). Van onrechtmatige mededelingen door gedaagde was daarnaast alleen sprake bij de berichtgeving over de gestelde vernielingen. Gematigde proceskosten gedaagden: €12.000,-. In citaten:
Overdracht rechten: 4.11. De getuigenverklaring van R. ondersteunt de stelling van smeedatelier De Jong dat Siersmederij Oldeberkoop niet haar gehele onderneming heeft overgenomen. Uit de verklaring volgt immers dat Siersmederij Oldeberkoop een bedrag van fl. 150.000,00 minder op de koopsom van fl. 350.000.00 heeft betaald en dat zij daarom niet alle goederen van de onderneming heeft overgenomen. Siersmederij Oldeberkoop heeft geen feiten en/of omstandigheden aangevoerd die afbreuk doen aan deze getuigenverklaring van R. Siersmederij Oldeberkoop heeft geen andere verklaring gegeven voor de omstandigheid dat zij een veel lagere koopprijs heeft betaald. Siersmederij Oldeberkoop heeft naar het oordeel van de rechtbank in het licht van de getuigenverklaring van R het door haar gestelde rechtsfeit dat tussen de smederijen over algehele overname overeenstemming was bereikt, onvoldoende feitelijk geconcretiseerd. In deze procedure kan er dan ook niet van worden uitgegaan dat sprake is geweest van een (algehele) bedrijfsovername, waarmee de woord- en beeldmerken Siersmederij Oldeberkoop zijn overgenomen.
4.12. Siersmederij Oldeberkoop betoogt verder dat uit de getuigenverklaring van R. valt af te leiden dat (deels toekomstige) merk- en auteursrechten overgedragen zijn omdat getuige R. ..- heeft verklaard dat als gevolg van de prijsvermindering alleen de goodwill en octrooirechten niet overgedragen zijn. De rechtbank verwerpt dat betoog. Nog daargelaten dat ten tijde van het opmaken van de overeenkomsten de merkrechten waart het in deze procedure over gaat nog niet bestonden, dient overdracht van merkrechten (en ook van auteursrechten) ingevolge art. 2.31. lid 2 aanhef en onder a BVIE (respectievelijk art.. 2 lid 2 Auteurswet) schriftelijk te zijn vastgelegd. De subsidiaire grond die Siersmederij Oldeberkoop voor haar verweer aanvoert, strandt dan ook.
Licentierechten: 4.15. (…) Siersmederij Oldeberkoop mocht daar naar het oordeel van de rechtbank de gerechtvaardigde verwachting aan ontlenen dat zij op grond van de overeenkomsten van 1 februari 1996 de Januskachel mocht blijven produceren en verhandelen. De getuigenverklaring van R., die als boekhouder van Smeedatelier De Jong persoonlijk betrokken is geweest bij do onderhandelingen met Siersmederlj Oldeberkoop, ondersteunt dat de overeenkomst moet worden uitgelegd in die door Siersmederij Oldeberkoop gestelde zin. Getuige R heeft verklaard: Op de voorraadlijst stonden zelfs enige halffabrikaten en voltooide kachels, ongeveer 25 in totaal, die gewoon afgemaakt en verkocht konden werden. B . was altijd diegene geweest die zich zo goed als uitsluitend met kachels had beziggehouden en ik ben er altijd van uit gegaan dat hij daar na het verkopen van die 25 kachels gewoon mee door zou kunnen gaan. Vaststaat dat B zich als werknemer bij Smeedatelier De Jong al fulltime bezig hield met het vervaardigen van Januskachels, wat hij bij Siersmederij Oldeberkoop (als vennoot) is blijven doen.
4.18. Met de contractueel aan Siersmederij Oldeberkoop verleende toestemming om (naast haar) de Januskachel te produceren en te verhandelen, heeft Smeedatelier De Jong naar het oordeel van de rechtbank aan Siersmederij Olderbekoop tevens toestemming verleend voor het gebruik van de benaming JANUS voor de kachels en voor het gebruik van de afbeeldingen Janushoofden en ‘aambeeld met hamer’.
4.27 Omdat Smeedatelier De Jong geen andere gebruikshandelingen heeft gesteld waaruit zou kunnen blijken dat Siersemderij Oldeberkoop ten aanzien van het beeldmerk JANUShoofden in strijd handelt met de licentie zal de vordering onder 1 worden afgewezen [inbreukverbod –B9].
Inbreuk merkrecht eb 4.29. (…) Het gebruik van het woordmerk JANUS voor een andere kachel dan de Januskachel - en daarmee het gebruik van dc tekens Janus® scheve hoek, Janus®rond. doorkijk Janus®, hang Janus®, inbouw Janus®, Janus® mini, Janus® middel, Janus® met schuine hoek, Janus® inzet, Janus ® doorkijk en Janus® vrij hangend model - kan naar oordeel van de rechtbank niet op de licentieovereenkomst worden gegrond.
4.34. Het voorgaande leidt (…) tot de slotsom dat de rechtbank Siersmederij Oldeberkoop zal bevelen om met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis het gebruik van het woordmerk JANUS als dan niet in combinatie met het ® teken, dan wel gebruik van tekens die overeenstemmen met het woordmerk JANUS voor andere producten dan de Januskachel in de gehele Benelux te staken en gestaakt te houden. Een algemeen verbod zoals gevorderd is hier niet op zijn plaats, nu Siersmederij Oldeberkoop en ’t Stokertje gerechtigd zijn tot het gebruik van het woordmerk Janus voor de Januskachel.
Domeinnamen. 4.36. (…) De domeinnamen worden niet als handelsnaam gebruikt maar als verwijzing naar Producten. Het publiek zal de domeinnamen naar het oordeel ven de rechtbank dan ook niet opvatten als namen van ondernemingen, maar nls naam van één van de waren die Siersmederij Oldeberkoop en/of ’t Stokertje aanbiedt. De rechtbank maakt uit de stellingen van partijen op dat de domeinnaam toegang geeft tot de websites van Siersmederij Oldeberkoop en 't Stokertje waarop zij met het teken JANUS reclame maken ook voor hun producten, waaronder de Januskachel. Siersmederij Oldeberkoop en 't Stokertje mogen het woordmerk JANUS gebruiken ter aanduiding van de Januskachel. Door het gebruik van het woordmerk J ANUS als onderdeel van de domeinnamen maken. Siersmederij Oldeberkoop en 't Stokertje dan ook geen inbreuk op grond van art. 2.20. lid I sub b en d BVIE. Voor overdracht ven de domeinnamen geen grond. Om dezelfde redenen is er evenmin grond om Siersmederij Oldeberkoop en ’t Stokertje te bevelen om zich te onthouden van de registratie en/of gebruik van een domeinnaam, ongeacht de extensie, waarin het woordmerk JANUS of daarmee overeenstemmende tekens is verwerkt.
Slaafse nabootsing: 4.51. (…) Uit het door Smeedatelier De Jong gestolde volgt niet dat de Januskachel zich door gekozen herkenbare elementen onderscheidt van de rest van de markt en dat de Junuskachel een eigen plaats op de markt van houtkachels inneemt. Hierop strandt de vordering onder 10 en daarmee de aan de slaafse nabootsing gekoppelde vorderingen (…).
Lees het vonnis hier.
