Non cogito ergo sum: onmiddellijk en zonder verder nadenken grootste misverstand in EU merkenrecht

IER 2014/3, nr. 29, Tomas Westenbroek: "Een significant deel van rechtsprekend Europa meent dat een merk pas als beschrijvend kan worden gekwalificeerd wanneer het in aanmerking komend publiek ‘onmiddellijk en zonder verder nadenken een directe en concrete link’ legt tussen het teken en de waren en/of diensten waarvoor het wordt gedeponeerd. Dit criterium lijkt volledig in tegenspraak met de door het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: HvJ EU of Hof) ontwikkelde jurisprudentie voor de beoordeling van beschrijvende merken door de toetsende instanties in de EU. Met Chiemsee, Postkantoor/Biomild en Doublemint werden door het Hof duidelijke handvatten aangereikt. Maar door de daaruit voortvloeiende criteria, zoals het ‘nu en in de toekomst kunnen dienen’, te combineren met het pré-Postkantoor-criterium ‘onmiddellijk en zonder verder nadenken’, ontstaat een schijnbare discrepantie tussen de door het Hof ontwikkelde gereedschapskist en de toepassing daarvan door het Gerecht van de Europese Unie (hierna: Gerecht EU of Gerecht) en nationale rechters. Dagelijks worden arresten gewezen waarin het bewuste criterium als meetlat wordt gebruikt om te bepalen of een teken beschrijvend is of niet. Meer dan voldoende reden om uit te zoeken waar dit ‘zonder verder nadenken’ criterium vandaan komt? In welke context is het ontwikkeld? En waarom verhoudt het zich niet met het ‘kunnen dienen’-criterium? 

De zoektocht voert terug naar één en dezelfde dag, waarop twee arresten worden gewezen door het Gerecht. Waar het litigieuze criterium in het ene geval een zachte dood lijkt te sterven, bloeit het via het andere arrest schijnbaar autonoom op tot zelfstandig beoordelingscriterium bij de toetsing van beschrijvende tekens in de Europese Unie. En dat terwijl daarvoor iedere rechtsgrond lijkt te ontbreken. De geïntroduceerde terminologie lijkt te beperkt in het licht van de taakstelling van de merkenautoriteiten bij de beoordeling van beschrijvende tekens, en dat heeft verstrekkende gevolgen. De sub c. weigeringsgrond ziet immers op het vrijhouden van tekens die kenmerken kunnen beschrijven van waren en diensten. Deze tekens moeten vrij gehouden worden. De ratio van deze absolute weigeringsgrond is enerzijds gelegen in concurrentiebelangen, omdat in het kader van een efficiënte en vrije marktwerking eenieder eigenschappen van zijn of haar producten of diensten moet kunnen duiden. Anderzijds is er een publiek belang tot vrijhouding van beschrijvende tekens. Daarbij moet worden gedacht aan de vrijheid van meningsuiting en de waarborg tegen het ongerechtvaardigd monopoliseren van tekens met grote symbolische of culturele betekenis.Het hanteren van een rechtens onjuist criterium leidt tot ongerechtvaardigde monopolisering van ab initio beschrijvende tekens. Het al dan niet (willekeurig) toepassen van dit criterium leidt tot rechtsonzekerheid en rechtsongelijkheid. In de Benelux verklaart dit wellicht mede het significante verschil in rechtspraak tussen de gelijkwaardige hoven van beroep te Brussel en te Den Haag."