Noot Allard Ringnalda onder Östgötatrafiken
Allard Ringnalda, noot onder HvJEU 8 oktober 2020, C-456/19) - ECLI:EU:C:2020:813 (Aktiebolaget Östgötatrafiken/Patent - och registreringsverket), gepubliceerd in Berichten Industriële Eigendom 2021/10, p. 217-224.
"[...]
1. Volgens het Hof van Justitie kunnen tekens die samenvallen met de verschijningsvorm van de waar waarvoor inschrijving van dat teken als merk wordt gevraagd alleen inherent onderscheidend vermogen hebben indien zij ‘significant afwijken van wat de norm is of gangbaar is in de betrokken sector’. Voor de toepasselijkheid van deze drempel is derhalve cruciaal (1) wat het begrip ‘verschijningsvorm’ omvat; (2) wanneer zo een verschijningsvorm moet worden aangemerkt als de verschijningsvorm ‘van een waar’; en (3) wanneer een teken ‘samenvalt’ met de verschijningsvorm van de waar.
[...]
9. Dat een teken dat bestaat uit het beeld van een (tweedimensionaal) element dat is aangebracht op het uiterlijk van een product – hoewel (in de woorden van het Gerecht) niet ‘onafscheidbaar’ of ‘onafhankelijk’ van het uiterlijk van het product – evenwel niet zonder meer samenvalt met de verschijningsvorm van de waar, volgt reeds uit de arresten Louis Vuitton en Birkenstock. In de eerstgenoemde zaak oordeelde het Hof dat een teken bestaande uit het beeld van de vorm van een slotje als merk voor onder meer tassen niet onafhankelijk van de verschijningsvorm (‘appearance’) van een product is indien ‘the relevant public perceives it, immediately and without particular thought, as a representation of a particularly interesting or attractive detail of the product in question rather than as an indication of its commercial origin’. Niet alles wat op het oppervlak van een product zit valt dus noodzakelijkerwijs samen met de verschijningsvorm van de waar. In de tweede zaak overwoog het Hof dat zulk samenvallen veronderstelt dat er een ‘gelijkenis’ bestaat tussen het teken en de erdoor aangeduide waar of een deel daarvan. Ook daaruit blijkt dat de enkele onlosmakelijke verbondenheid tussen een visueel element en het uiterlijk van de waar niet steeds voldoende is om van samenval te kunnen spreken.
[...]
12. De zaak Östgötatrafiken is in twee opzichten bijzonder. In de eerste plaats gaat het om een merk voor diensten (vervoer), dat bestaat uit een visueel element dat wordt aangebracht op fysieke voorwerpen die worden gebruikt voor het verrichten van die diensten (bussen en treinen). In de tweede plaats gaat het om een tweedimensionaal visueel element – bestaande uit abstract vormgegeven gekleurde vlakken – dat op een specifieke plaats en wijze wordt aangebracht op het oppervlak van de voorwerpen die worden gebruikt voor het verrichten van de diensten. Die fysieke voorwerpen waren in dit geval met stippellijnen weergegeven. Het uit kleurvlakken bestaande teken was duidelijk wel bestemd om een groot deel van het oppervlak – en dus het uiterlijk – van de gestippelde treinen en bussen te bedekken.
[...]
19. Als het begrip ‘verschijningsvorm’ moet worden uitgelegd als ‘vorm’ in eigenlijke, driedimensionale zin, dan is het toepassingsbereik van het vereiste van de significante afwijking aanzienlijk ingeperkt. Tekens die bestaan uit het beeld van een tweedimensionaal element dat op een bepaalde plaats en wijze is aangebracht op het oppervlak van een product – waaronder ‘positiemerken’ – maar die niet de 3D vorm van dat product omvatten, vallen er niet onder. Dat is reeds zo omdat het uiterlijk van het oppervlak nu eenmaal niet tot de ‘verschijningsvorm’ van het product behoort. Aan de vraag of het teken ‘samenvalt’ met de waar komt men dan niet meer toe (en het arrest werpt dus ook geen licht op
de wijze waarop die vraag beantwoord zou moeten worden).
20. De impliciete uitleg die het Hof aan het begrip ‘verschijningsvorm’ geeft, brengt mee dat de in dit arrest voorgeschreven beoordeling van positiemerken algemeen geldt. Zij is dus niet beperkt tot het bijzondere geval van een voor diensten als merk aangevraagd teken dat wordt aangebracht op het oppervlak van een voorwerp waarmee de betrokken diensten worden verricht. Dat het hier om een merkinschrijving voor diensten ging, speelt in de door het Hof gegeven beantwoording van de vraag of het vereiste van de significante afwijking van toepassing is geen kenbare rol. Ook voor warenmerken zou dan dus moeten gelden dat het vereiste van de significante afwijking alleen in beeld komt als het teken de driedimensionale vorm van de waar omvat. Dat vindt ook steun in de formuleringen in par. 43. Het Hof refereert daar aan tekens die zowel een ‘goed’ als een ‘ruimte voor dienstverrichting’ ruimtelijk weergeven (waarop de in par. 40 en 41 besproken rechtspraak inzake vormen, verpakkingen en winkelinterieurs van toeapassing is), en differentieert zulke tekens van de tekens die in Östgötatrafiken aan de orde waren.
[...]"
Of via Berichten Industriële Eigendom.
