Charles Gielen (NautaDutilh), annotatie onder HR 3 november 2017, NJ 2018/178 MSD/TEVA (IEPT20171103):
“1. De beslissing van de Hoge Raad betreft de beschermingsomvang van octrooien waarvan de conclusies de vorm hebben van wat men pleegt aan te duiden als Swiss-type claims.
[...]
8. Maar dan de vraag: is überhaupt indirecte inbreuk op een Swiss-type claim mogelijk? Het probleem is dat die als werkwijzeconclusies zijn geformuleerd en wat er na levering van de stof verderop in de keten gebeurt, omvat geen werkwijze-stap, dus op het eerste gezicht wordt door levering van een stof geen handeling verricht die bijdraagt aan een werkwijze. Tenzij we de Swiss-type claims anders opvatten en dat is precies wat de Hoge Raad nu doet. Zoals de AG bespreekt, is het element “vervaardigen” in de claim een fictie, een holle frase, want het ziet niet op de werkelijke uitvinding (zie para. 4.48). De betekenisloosheid ervan blijkt ook wel uit de thans gevolgde procedure waarbij uitvindingen als de onderhavige als doelgebonden productconclusies worden geformuleerd. Dit laatste vormt voor de Hoge Raad aanleiding te beslissen dat men een Swiss-type claim moet zien als een product- en niet als een werkwijzeconclusie. Het wezenlijke bestanddeel heeft dus niet met de vervaardiging te maken, maar betreft de nieuwe toepassing van een bekend geneesmiddel. De Hoge Raad volgt hier uitdrukkelijk de opvattingen van het Bundesgerichtshof en de UK Supreme Court (zie r.o. 3.6.3) en het is verheugend dat we wat dit betreft nu op dezelfde lijn zitten als Duitsland en Engeland. Het leveren van een middel betreffende die nieuwe toepassing in de wetenschap dat het geneesmiddel geschikt is of bestemd zal worden voor de geoctrooieerde medische indicatie, kan dus indirecte octrooi inbreuk opleveren, maar kan tegelijk ook directe inbreuk zijn, zoals de Hoge Raad overweegt. Dat komt, omdat de test die de Hoge Raad voor directe inbreuk en voor indirecte inbreuk formuleert (wetenschap (of het duidelijk moeten zijn) dat het middel geschikt of bestemd is voor de geoctrooieerde indicatie) zowel van belang is bij directe inbreuk als bij indirecte inbreuk (zij het bij de indirecte inbreuk het oordeel van de vakman omtrent het geschikt of bestemd zijn, ontbreekt). Het voert binnen het kader van deze noot te ver om dieper in te gaan op de vraag in wat voor soort omstandigheden nu alleen van indirecte inbreuk sprake is. Zelf denk ik aan de situatie dat A één van de voor het geneesmiddel benodigde generieke stoffen levert aan B die mede op basis daarvan het geneesmiddel maakt en op de markt brengt en dat A weet of het hem duidelijk moet zijn dat B’s geneesmiddel geschikt of bestemd is voor de geoctrooieerde indicatie.”
Lees de noot hier.
