Noot Charles Gielen bij Resolution/Astrazeneca

16-11-2018 Print this page
B915558

Charles Gielen (NautaDutilh), annotatie bij HR 8 juni 2018, NJ 2018/410 Resolution v Astrazeneca (IEPT20180608)

 

"3.    De Hoge Raad verwijst in het onderhavige arrest naar zijn in de loop van de tijd ontwikkelde uitlegleer en bevestigt deze. Deze leer is gebaseerd op het uitlegprotocol bij art. 69 EOV. Dit schrijft voor dat de beschermingsomvang niet mag worden bepaald door alleen de letterlijke tekst van de conclusies, maar het mag ook niet zijn dat de conclusies alleen een richtlijn zijn en als zou de bescherming van een octrooi zich ook uitstrekken tot wat de octrooihouder heeft willen beschermen. Volgens het protocol moet de uitleg het midden houden tussen deze twee uitersten waarbij zowel een redelijke bescherming van de octrooihouder als een redelijke rechtszekerheid aan derden worden geboden. In rov. 3.4.2 van het onderhavige arrest wordt die laatstelijk in Bayer/Sandoz (HR 5 febr. 2016, ECLI:NL: HR: 2016:196, NJ 2016/496, met mijn noot) weergegeven leer herhaald. Ik citeer laatstgenoemd arrest: “Art. 69 lid 1 Europees Octrooi-verdrag (EOV) houdt in dat de beschermingsomvang van een octrooi wordt bepaald door de conclusies van het octrooischrift, waarbij de beschrijving en de tekeningen dienen tot uitleg van die conclusies. (Volgt verwijzing naar tekst Protocol, ChG.). In overeenstemming met deze uitlegregel van het Protocol heeft de Hoge Raad de in zijn eerdere uitspraken gebezigde formuleringen, ‘hetgeen voor de uitvinding waarvan de bescherming wordt ingeroepen, wezenlijk is’, onderscheidenlijk ‘de achter de woorden van die conclusies liggende uitvindingsgedachte’ bestempeld als gezichtspunt, tegenover de letterlijke tekst van de conclusies (de ‘uitersten’ in de woorden van het Protocol) (vgl. HR 7 september 2007, ECLI:NL:HR:2007:BA3522, NJ 2007/466 en HR 25 mei 2012, ECLI:NL:HR:2012:BV3680, NJ 2013/68). Daarbij dient het achterhalen van de achter de woorden van de conclusies liggende uitvindingsgedachte ertoe een uitsluitend op de letterlijke betekenis van de bewoordingen gegronde en daarom voor een redelijke bescherming van de octrooihouder wellicht te beperkte of onnodig ruime uitleg te vermijden (vgl. HR 13 januari 1995, ECLI:NL:HR:1995:ZC1609, NJ 1995/391). De beschrijving en de tekeningen vormen in dat kader een belangrijke bron. Van de beschrijving maakt onderdeel uit een weergave van de stand van de techniek die de aanvrager als nuttig beschouwt voor het begrijpen van de uitvinding (regel 42 van het Uitvoeringsreglement bij het EOV). Ook de niet in de beschrijving genoemde stand van de techniek kan van belang zijn. Bij de uitleg van een octrooi is immers leidend het perspectief van de gemiddelde vakman met zijn kennis van de stand van de techniek. (HR 4 april 2014, ECLI:NL:HR:2014:816, NJ 2015/11 (Medinol/Abbott))”


4.    Duidelijk is dat de Hoge Raad blijkens deze nu constante rechtspraak niet langer het wezen van de uitvinding of de achter de conclusies liggende uitvindingsgedachte tot uitgangspunt neemt maar dit hooguit als gezichtspunt laat meewegen bij de vraag waar het juiste midden ligt bij de door het uitlegprotocol genoemde uitersten (alleen letterlijke tekst octrooiconclusie en wat heeft de octrooihouder willen beschermen). 


5.    De in deze zaak aan de orde zijn kwestie betreft de zogenaamde afstandsleer. Daarover had de Hoge Raad in de zaak Van Bentum/Kool (HR 29 maart 2002, ECLI:NL:HR:2002:AD8184, NJ 2002/530 met mijn noot) een regel ontwikkeld maar dat deed de Hoge Raad terwijl hij toen nog steeds het wezenlijke van de uitvinding tot uitgangspunt nam. AG van Peursem begon zijn conclusie dan ook met de uitnodiging aan de Hoge Raad om de onderhavige zaak aan te grijpen om duidelijk te maken of die afstandsleer nog steeds geldt. Daartoe was aanleiding omdat in deze zaak de vraag aan de orde is in hoeverre de octrooihouder door gebruik van een omschrijving in het kenmerk van de conclusie geacht moest worden afstand te hebben gedaan van bescherming van rosuvastatine in andere vormen dan farmaceutisch aanvaardbare zouten daarvan. De door de Hoge Raad ontwikkelde leer hield in dat de gemiddelde vakman slechts dan mag aannemen dat afstand is gedaan van een gedeelte van de bescherming waarop het octrooi naar het wezen van de uitvinding aanspraak geeft indien daartoe, gelet op de inhoud van het octrooischrift in het licht van eventuele andere bekende gegevens, zoals de ook voor hen kenbare gegevens uit het octrooiverleningsdossier, goede grond bestaat. De Hoge Raad gaat uitdrukkelijk op de uitnodiging van de AG in en overweegt in rov. 3.4.3 dat, omdat de achter de woorden van de conclusies liggende uitvindingsgedachte (in Van Bentum/Kool nog omschreven als ‘het wezen van de uitvinding’) niet langer als uitgangspunt geldt, maar fungeert als gezichtspunt, aan de bedoelde regel geen zelfstandige betekenis meer toekomt in de zin van een bij de uitleg uit te voeren afzonderlijke toets. 


[...]


7.    Het verschil met de oude leer is allereerst dat het in de oude leer gaat om de vraag of er afstand is gedaan. Het gaat nu om de vraag of het octrooi een beperking van de beschermingsomvang bevat (of dat veel verschil uitmaakt, stip ik zo dadelijk nog aan). Voorts mag de gemiddelde vakman, wanneer hij zich afvraagt of er een goede grond bestaat voor een beweerde beperking van de beschermingsomvang, zich nu niet meer laten leiden door datgene waarop het octrooi naar het wezen van de uitvinding aanspraak geeft. De gemiddelde vakman zal moeten bezien in hoeverre de formulering van de conclusie(s) in het licht van de beschrijving en de tekeningen aanleiding geeft om een bepaalde formulering op te vatten als een beperking. Deze moet met andere woorden voor hem kenbaar zijn. De vakman zal zich daarbij (naast zijn algemene vakkennis) mogen laten leiden door de uitvindingsgedachte die immers een gezichtspunt is bij de vaststelling van de beschermingsomvang en deze vaststelling is, zoals de Hoge Raad het formuleert, een zoektocht naar het evenwicht tussen een redelijke bescherming voor de octrooihouder en rechtszekerheid voor derden. 


8.    De Hoge Raad gebruikt nog steeds de terminologie “goede grond.” Maar die wordt wel in een ander bedje gelegd dan het bedje van Van Bentum/Kool. Ik vind dat de AG het mooi omschrijft in randnr. 2.19: “…een regel die ik wel zie aansluiten bij het systeem van art. 69 EOV en in de plaats zou kunnen komen van de afstandsleer, is het binnen het kader van het gezichtspunt van de uitvindingsgedachte laten meewegen of en zo ja op welke wijze er volgens de gemiddelde vakman een intentie is geweest om de beschermingsomvang te beperken. Met andere woorden: is volgens de gemiddelde vakman bewust gekozen voor een bepaalde beperkte beschermingsomvang.” Aldus heeft het hof in de onderhavige zaak de beweerde beperking benaderd (zie rov 5.22 van ’s hofs arrest) en die benadering is door de Hoge Raad bekrachtigd. 


9.    Betekent dit nu dat er ten opzichte van de oude leer veel zal veranderen? Volgens het hof in de onderhavige zaak, zou het voor de beslissing niet hebben uitgemaakt; zie rov. 5.22. Ik ben het wel eens met de AG van Peursem die in randnr. 2.8 van zijn conclusie aangeeft, dat de oude afstandsleer systematisch duidelijk anders dan wat nu ook door de Hoge Raad is beslist, al is het alleen maar omdat afstand minder snel zal worden aangenomen. Onder de nieuwe regel staat bij de beoordeling van de vraag of een bepaalde formulering een beperking inhoudt, het evenwicht tussen een redelijke bescherming voor de octrooihouder en rechtszekerheid voor derden centraal. Of de gemiddelde vakman in een bepaalde zaak onder de oude leer afstand van bescherming zal aannemen, of in de nieuwe leer een goede grond zal vinden een bepaalde beperking van de bescherming aan te nemen, valt niet in het algemeen te zeggen, omdat het te zeer verweven is met de aard van de zaak. Duidelijk is in elk geval dat de rechter anders dan voorheen te werk moet gaan. Ik acht het vrij waarschijnlijk dat de uitkomst in beide benaderingen vaak hetzelfde zijn.


[...]"

 

Lees hier de hele noot.