Noot Dick van Engelen bij HR Bayer v Sandoz: Disclosed but not claimed is disclaimed

Dick van Engelen (Ventoux), Disclosed but not claimed is disclaimed. Noot bij HR 5 februari 2016 (Bayer v Sandoz) Verschenen in AA 2016, p. 650 - 657.

"Het arrest geeft aanleiding tot een aantal observaties en lessen. Een belangrijke les is dat de Hoge Raad de neiging heeft niet expliciet op eerdere precedenten terug te komen of deze expliciet te amenderen. Dat betekent dat er voor jurisprudentie-watchers steeds het nodige te raden overblijft en “close reading” van arresten geboden is. Dat levert prachtig materiaal op voor onderzoek en scripties, maar de rechtszekerheid is daarmee niet gebaat.

[...]

De rechtszekerheid voor derden is gebaat bij heldere regels. De door het Hof Den Haag onder 5.5 van zijn arrest geformuleerde regel “disclosed but not claimed is disclaimed” is zo’n heldere regel. Het arrest van de Hoge Raad leert vervolgens dat die regel inderdaad opgaat. Het vreemde is dat het arrest van de Hoge Raad dit ook leert, maar dan indirect, omdat deze regel als zodanig in het cassatiemiddel niet wordt bestreden, zoals A-G Van Peursem onder 3.20 van zijn conclusie opmerkt.

De klacht in cassatie is beperkt tot de stelling dat de disclaimed-regel voor de uitleg van de beschermingsomvang van een octrooi niet op zou gaan, indien voor het betreffende gebruik van het middel – de zwakke base pyridine – in dat octrooi geen bescherming geclaimd kan worden, omdat daarvoor vereist is dat het in de aanvrage ook duidelijk genoeg beschreven was. De aanvrage beschreef als bekende stand van de techniek niet alleen het gebruik van zuren voor waterafsplitsing maar ook het gebruik van basen. Om octrooi op het gebruik van een stof te kunnen krijgen moet die stof – kort gezegd – in de aanvrage ‘duidelijk en ondubbelzinnig’ geopenbaard worden, omdat anders sprake is van ongeoorloofde uitbreiding van de octrooiaanvrage (artikel 123(2) EOV). Die regel betekent dat het gebruik van een zwakke base als pyridine niet in het octrooi geclaimd kon worden, zoals het Hof Den Haag onder 5.9 van het bestreden arrest beschreef, omdat die stof daarvoor niet voldoende duidelijk in de aanvrage werd omschreven. Het cassatiemiddel bepleitte dat de consequentie van deze octrooiverleningsregel diende te zijn dat de beschermingsomvang-beperkings-regel “disclosed but not claimed is disclaimed” dan ook niet kon opgaan voor die in het octrooi niet claimbare zwakke base. Volgens het middel zou de regel dus uitgelegd moet worden als “disclosed – and patentable – but not claimed is disclaimed”. De Hoge Raad leert dat die vlieger niet opgaat, omdat de consequentie daarvan zou zijn dat iedere vorm van waterafsplitsing – met of zonder zuren of basen – onder het octrooi zou vallen. Het octrooi is echter beperkt tot waterafsplitsing met het gebruik van een specifiek zuur, zodat deze in het cassatiemiddel bepleitte opvatting neer zou komen op het weginterpreteren van deze in het octrooi expliciet opgenomen beperking. Hoewel de regel “disclosed but not claimed is disclaimed” in cassatie dus niet bestreden werd, lijkt het arrest desondanks te leren dat de Hoge Raad deze regel onderschrijft, omdat de Hoge Raad de beperking van die regel tot “disclosed – and patentable – but not claimed is disclaimed” als een onjuiste rechtsopvatting terzijde schuift.

Artikel 69 EOV stelt echter de conclusie voorop als vertrekpunt voor het bepalen van de beschermingsomvang van het octrooi en leert vervolgens dat de beschrijving en tekeningen enkel hulpmiddelen bij de uitleg van de conclusie zijn. In die volg- en rangorde komen die elementen in de jurisprudentie van de Hoge Raad echter niet aan de orde. Wel wordt deze ‘riedel’ enigszins plichtmatig geciteerd, maar de arresten leren weinig over wat dit in de praktijk nu aan toepasbare hoofd- en subregels oplevert. Het uitleg-Protocol verschaft in de derde zin van artikel 1, twee duidelijke boeien voor het bepalen van de beschermingsomvang. Die dient te laveren tussen (i) een billijke bescherming aan de octrooihouder en (ii) redelijke rechtszekerheid voor derden. Dat brengt dus met zich dat allerhande regels die in de jurisprudentie te ontdekken zijn, primair afgemeten dienen te worden aan de vraag of die worden ingegeven door (i) het “billijke beschermings-vereiste”, dan wel (ii) het “redelijke rechtszekerheids-vereiste” en de vraag (iii) hoe die twee tegengestelde krachten zich onderling dienen te verhouden en welke regel wanneer dient te prevaleren. Ook hier komt de jurisprudentie niet verder dan het plichtmatig citeren van de ‘riedel’ zonder de inhoud nader uit te diepen. Dat zijn gemiste kansen voor de rechtsvormende taak, die hier voor de Hoge Raad is weggelegd, en maakt met name de nadere Europese harmonisatie van de uitleg van deze Europese octrooiregels er niet makkelijker op. Het feit dat ook de buitenlandse hoogste rechters niet zeer ‘Bijbelvast’ met deze Protocol-regels omgaan – zodat de Hoge Raad internationaal bezien niet eens enorm uit de toon valt – zou de Nederlandse rechter er mijns inziens niet van moeten weerhouden om wat strakker in de octrooirechtelijke leer te zijn en de in artikel 690 EOV en het uitleg-Protocol gecodificeerde octrooirechtelijke beginselen gewoon centraal te stellen."

Lees hier meer.