Noot Gielen bij Hennessy

21-10-2021 Print this page
B916278

Noot Gielen (NautaDutilh), annotatie bij HR 23 april 2021, Hennessy c.s./verweerster, verschenen in NJ (2021/303).

 

"[...]

 

2. Allereerst de kwestie van de uitputting van merkrechten. Ik breng de lezer in herinnering  dat de regel is dat de merkhouder zich niet kan verzetten tegen het gebruik van zijn merk voor producten die door of met zijn toestemming in de EER in de handel zijn gebracht (tenzij er gegronde redenen zijn zich toch te verzetten). Betreft het goederen die door hem of met zijn toestemming buiten de EER in de handel zijn gebracht, dan kan de merkhouder zich tegen import in de EER verzetten. In deze zaak had Hennessy producten onder haar merken aan twee buiten de EER gevestigde ondernemingen geleverd (en dit is van belang:) onder T-2 douane-status (hetgeen betekent dat zij een communautaire bestemming hebben); deze producten hadden een lagere prijs dan normaal bij handel in de EER wordt berekend en de afspraak was dat de producten naar Afrika zouden gaan. Echter zij verschenen op de Europese markt en werden door Hennessy onder verweerster in een opslagloods in beslag genomen. Op het eerste gezicht lijkt de zaak duidelijk: deze goederen zijn door Hennessy in de EER aan derden geleverd en dus zijn de merkrechten uitgeput. Maar Hennessy stelt zich op het standpunt dat het de uitgesproken bedoeling was dat de producten naar Afrika zouden gaan en de berekende prijs was navenant. De Voorzieningenrechter en het Hof in appel namen echter uitputting aan en dit oordeel wordt door de Hoge Raad bekrachtigd.

  [...]

 

7. De AG concludeerde dat de klacht inderdaad doel treft. Uit de wetshistorie blijkt dat uitdrukkelijk niet voor een ambtshalve toepassing van het regime is gekozen en nu er geen verzoek is gedaan, kon het hof dus dit regime niet toepassen. De vraag of dit mogelijk wel analogisch kan, was in cassatie niet aan de orde. De Hoge Raad komt met een verrassend, maar wel creatief oordeel.  Het cassatieberoep faalt, want de rechter kan op grond van art. 22a lid 3 Rv. ook ambtshalve bepalen dat, wanneer kennisneming van stukken door een partij, de bescherming van bedrijfsgeheimen onevenredig zou schaden, kennisneming is voorbehouden aan een gemachtigde. De Hoge Raad converteerde als het ware het door het hof bepaalde regime tot een ambtshalve toepassing van art. 22a lid 3 Rv. Dat het hof had gewezen op art. 1019ib Rv. doet niet aan de bevoegdheid voorvloeiend uit art. 22a lid 3 Rv. af. De Hoge Raad overweegt in een tussenzin dat art. 1019ib Rv. blijkens art. 1019ia Rv. niet van toepassing is omdat het hier geen procedure betreft ter bescherming van bedrijfsgeheimen, maar een zaak over merkinbreuk. Ik vermeld nog dat art. 22a lid 3 Rv. werd ingevoerd om ook in procedures die niet over de bescherming van bedrijfsgeheimen gaan, toch de vertrouwelijkheid van bedrijfsgeheimen in over te leggen stukken te waarborgen.

[...]"

Lees de volledige noot hier.