Noot Gielen en Van Mierlo bij Organik/Dow

Print this page 07-03-2019
B915668

Gielen (NautaDutilh) en Van Mierlo (NautaDutilh), annotatie bij HR 28 september 2018, NJ 2019/70 Organik/Dow (IEPT20180928)

 

Noot Gielen: "3. De vorderingen van Dow waren gebaseerd op de exhibitieplicht uit art. 843a Rv. De Hoge Raad wijst erop dat de rechtsbetrekking waarop de bescheiden waarvan inzage wordt gevorderd, ook ziet op een rechtsbetrekking uit onrechtmatige daad en dus ook op het onrechtmatig verkrijgen en gebruiken van bedrijfsgeheimen. Maar, zo is de vraag, wat is de maatstaf voor toewijzing van een vordering ex. 843a Rv. in geval van inbreuk op bedrijfsgeheimen. De Hoge Raad verwijst naar zijn recente rechtspraak inzake inbreuk op IE-rechten; de uitspraken waarnaar wordt verwezen zijn HR 13 november 2015, NJ 2016/491, met mijn noot (AIB/Novisem over inbreuk op kwekersrecht) en HR 9 december 2016, NJ 2017/22 (Synthon/Astellas over inbreuk op octrooirecht). Die rechtspraak werd gegeven onder het regime van art. 1019a Rv. jo. 843a Rv; art. 1019a Rv. gaat over de exhibitievordering ingeval van inbreuk op IE-rechten. De Hoge Raad wijst erop dat art. 1019a Rv niet van toepassing is op bedrijfsgeheimen, maar beslist dat de in voormelde rechtspraak gegeven maatstaf zich ook leent voor toepassing bij inbreuk op bedrijfsgeheimen. De rechthebbende moet derhalve voldoende aannemelijk maken dat bedrijfsgeheimen onrechtmatig zijn verkregen en gebruikt. Zoals eerder beslist in de genoemde IE-zaken, geldt ook hier dat niet in algemene termen valt te zeggen wanneer er sprake is van voldoende aannemelijk maken. Hier moet de feitenrechter de stellingen en verweren van partijen waarderen alsmede de overtuigingskracht van het overgelegde bewijsmateriaal. In elk geval behoeft niet te zijn voldaan aan de voor toewijzing in kort geding van een verbodsvordering vereiste mate van aannemelijkheid. Deze uitspraak is niet verrassend en past goed in het eerder door de Hoge Raad aanvaarde systeem, waarmee ik in mijn noot in de zaak AIB/Novisem instemde.

 

[...]

 

6. In rov. 5.1.4 verwijst de Hoge Raad naar Richtlijn (EU) 2016/943 betreffende de bescherming van bedrijfsgeheimen, die op 9 juni 2018 diende te zijn geïmplementeerd en hij vraagt zich af of het hof, dat terecht had geoordeeld dat die Richtlijn in deze zaak niet van toepassing is, zich wel zoveel mogelijk had onthouden van een uitleg van het nationale recht die de verwezenlijking van de doelstelling van de richtlijn ernstig in gevaar zou kunnen brengen. In art. 9 van die Richtlijn wordt een uitgebreide procedure voorgeschreven die ertoe dient de vertrouwelijkheid van bedrijfsgeheimen in gerechtelijke procedures te bewaren. Intussen is de richtlijn overigens in de Nederlandse wetgeving uitgevoerd (wet van 17 okt. 2018, Stb. 2018, 369, i.w.tr. 23 okt. 2018). De Hoge Raad stelt vast dat het hof in het dictum van het arrest een procedure voor de inzage had voorgeschreven die enerzijds moet voorkomen dat vertrouwelijke informatie van Dow resp. van Organik onnodig in handen van de tegenpartij zou komen, en, anderzijds waarborgt dat beide partijen over dezelfde informatie komen te beschikken, zowel wat betreft Dow’s bedrijfsgeheimen als wat betreft bij Organik aanwezig bewijsmateriaal. Volgens de Hoge Raad is hiermee voldoende verzekerd dat bij de uitleg van art. 843a Rv. de doelstelling van de Richtlijn niet ernstig in gevaar komt. Dit lijkt mij juist. In de toekomst zal de rechter zich bij de vaststelling van de procedure in het kader van een inzagevordering moeten richten op art. 1019ia Rv. dat met de nieuwe wet werd ingevoerd. Hetgeen het hof heeft beslist in zijn uitgebreide dictum van het eindarrest van 17 januari 2017 kan hierbij een fraaie handleiding vormen."

 

Noot Van Mierlo: "4. In zijn tussenarrest (rov. 5.2) overweegt het Hof Den Haag – hierbij het betoog van Organik volgend – dat de voorzieningenrechter geen verlof had mogen verlenen voor het laten opstellen van een gedetailleerde beschrijving van de productieprocessen van Organik. Het recht waarop Dow de verzochte beschrijving baseert, te weten bescherming tegen schending van bedrijfsgeheimen en het profiteren van wanprestatie, is geen recht van intellectuele eigendom in de zin van art. 1019 Rv. De bevoegdheid tot het verlenen van verlof kan daarom, aldus het Hof, niet worden ontleend aan art. 1019b en 1019d Rv.

In het Molenbeek-arrest is door de Hoge Raad een aantal bepalingen uit titel 15 van het derde boek van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering overeenkomstig van toepassing verklaard op het bewijsbeslag in niet-IE-zaken (zie hiervoor nr. 1). Hiertoe behoorde niet het bepaalde in art. 1019b lid 1 Rv. Dat is naar mijn mening ook niet zo onbegrijpelijk, omdat deze bepaling een opsomming bevat van voorlopige maatregelen ter bescherming van bewijs die in het Molenbeek-arrest niet aan de orde waren. Dáár ging het immers slechts om een conservatoir bewijsbeslag.
Thans leert de Hoge Raad (rov. 6.2.4 e.v.) dat de gedetailleerde beschrijving als bedoeld in art. 1019b lid 1 Rv (en nader uitgewerkt in art. 1019d Rv) ook in niet-IE-zaken toelaatbaar is. Dit geldt dan wel – en daarin lees ik een beperking – in gevallen die voldoende gelijkenis vertonen met gevallen waarop de regeling van art. 1019 e.v. Rv van toepassing zijn, zoals bij schending van bedrijfsgeheimen. Deze benadering acht ik juist en voor de dagelijkse praktijk ook wenselijk. De beschrijving kan immers – zoals de Hoge Raad ook in rov. 6.2.5 overweegt – niet alleen betrekking hebben op bescheiden, maar kan zich ook uitstrekken tot inbreukmakende roerende zaken en bij de productie daarvan gebruikte materialen, werktuigen en productieprocessen. Leidende gedachte bij de overwegingen van de Hoge Raad is, zo dunkt mij, dat de gedetailleerde beschrijving evenals het conservatoir bewijsbeslag één van de in de wet genoemde maatregelen ter bescherming van bewijs is, die bovendien in de parlementaire geschiedenis (Kamerstukken II 2005/06, 30392, 3, p. 12 resp. p. 20-21) wordt gezien als een variant en een minder ingrijpend alternatief voor het bewijsbeslag. Als dat laatste in niet-IE-zaken mogelijk is, dan valt niet in te zien waarom dit voor het ‘mindere’ anders zou moeten zijn. Dat de hiervoor (nr. 1) uiteengezette regels voor het conservatoir bewijsbeslag door de Hoge Raad (rov. 6.2.5) evenzeer van toepassing worden verklaard op de gedetailleerde beschrijving zal niemand verbazen."

 

Lees hier de hele noot