M.F.J. Haak, noot onder HvJEU 4 maart 2020, ECLI:EU:C:2020:156, C-328/18 (EUIPO/Equivalenza Manufactury), gepubliceerd in Berichten Industriële Eigendom 2020/7, p. 114-123
"In het geannoteerde arrest Equivalenza Manufactury onderscheidt het HvJ twee fases in de beoordeling van een merkinbreuk: (1) de fase die draait om de mate van overeenstemming tussen de conflicterende tekens en (2) de fase waarin de inbreuk globaal wordt beoordeeld. De benadering is niet nieuw maar de invulling ervan is weer iets genuanceerd.
In fase 1 wordt beoordeeld of de conflicterende tekens visueel, fonetisch en/of conceptueel een bepaalde mate van overeenstemming vertonen. Hoewel de overeenstemmingstoets in fase 1 moet zijn gebaseerd op de totaalindruk die de tekens in het geheugen van het relevante publiek achterlaten, moet de totaalindruk moet worden bepaald “in het licht van de intrinsieke kwaliteiten van de conflicterende tekens” (r.o. 71). Dit betekent dat in fase 1 geen acht mag worden geslagen op de omstandigheden waaronder de betrokken waren in de handel worden gebracht. Dat is nieuw.
[...]
In fase 1 moet dus worden vastgesteld welke totaalindruk de conflicterende tekens bij de gemiddelde consument oproepen. In r.o. 58 verwijst het HvJ in dit kader naar de gemiddelde consument van de betrokken waren of diensten, maar in de hiervoor aangehaalde r.o. 72 stelt het HvJ juist dat het tot absurde verschillen kan leiden als met die waren rekening wordt gehouden. Bij het bepalen van de totaalindruk die het merk oproept blijft de gemiddelde consument dus weliswaar centraal, zo lang de maatman maar niet is toegespitst op de specifieke waren of diensten. Ook het aandachtsniveau van de maatman hangt van de waren af. Ook dit aandachtsniveau wordt om dezelfde reden in fase 1 niet in de beoordeling betrokken.
[...]
Fase 2 betreft een globale beoordeling waarin alle omstandigheden van het geval moeten worden meegewogen. Verplicht maatwerk dus. In deze fase moet de rechter met de in fase 1 vastgestelde elementen van overeenstemming en verschil op dezelfde manier rekening houden als met alle andere relevante elementen (r.o. 76). Dat zijn o.a. de mate van onderscheidend vermogen (dus ook de mate waarin een bestanddeel beschrijvend is), de eventuele bekendheid van het oudere merk, de mate van soortgelijkheid van de waren, het aandachtsniveau van het relevante publiek en andere omstandigheden van het geval. Deze elementen mogen uitsluitend in fase 2 in de beoordeling worden betrokken. Als onderdeel van de globale beoordeling kan in fase 2 worden bepaald of aan een bepaald element van overeenstemming of verschil meer of juist minder gewicht toekomt, en of de mate van overeenstemming voldoende is om een inbreuk aan te nemen.
[..]
Indien niet is vastgesteld dat een of beide tekens een duidelijke, vaste en voor het relevante publiek onmiddellijk begrijpelijke betekenis hebben, kunnen de elementen van overeenstemming op visueel en/of fonetisch vlak dus niet in de totaalindruk worden geneutraliseerd. In dat geval moet een globale beoordeling van de inbreuk in fase 2 volgen. In fase 2 wordt met de vastgestelde elementen van overeenstemming en verschil op dezelfde manier rekening gehouden als met andere elementen, zoals de (soort)gelijkheid van waren en diensten, het aandachtsniveau van het relevante publiek, de mate van onderscheidend vermogen en eventuele bekendheid van het oudere merk. Alle elementen uit fase 1 blijven op tafel, dus ook een begripsmatig verschil dat niet is gegrond op een duidelijke, vaste en voor het relevante publiek onmiddellijk begrijpelijke betekenis, maar op een minder duidelijk begripsmatig verschil. Van geval tot geval moet worden afgewogen in welke mate de elementen van overeenstemming of juist de elementen van verschil meer of minder gewicht in de schaal leggen, dit als onderdeel van de globale inbreukbeoordeling. Wel moet de motivering aansluiten bij de door het HvJ gekozen bewoording en systematiek: als in fase 2 een zeker compenserend effect van een begripsmatig verschil wordt aangenomen, mag dat geen “neutralisatie” meer heten. "
Lees de volledige noot hier.
