Noot Paul Geerts onder Hof Arnhem-Leeuwarden 1 december 2015 (H&M / Adidas)

Verschenen in IER 2016/31, p. 216-229: "2. Centraal in deze zaak staat het arrest van het Hof ‘s-Hertogenbosch 29 maart 2005, BIE 2005/82 waarin het hof heeft beslist dat het tweestrepenmotief van H&M geen inbreuk maakt op het (bekende) driestrepenmotief van Adidas. De dragende rechtsoverweging in dat arrest is r.o. 4.17. Daarin beslist het hof dat het driestrepenmotief van Adidas als een algemeen bekend beeldmerk kan worden aangemerkt in de zin van art. 6bis UvP en dat betekent – aldus nog steeds het hof – dat aan dit beeldmerk een ruime beschermingsomvang toekomt voor zover het om het driestrepenmotief gaat. Maar, zo vervolgt het hof:

“Het wil tegelijkertijd niet zeggen dat de beschermingsomvang van het beeldmerk zich daardoor mede is gaan uitstrekken over andere streepmotieven. Strepen en eenvoudige streepmotieven zijn naar hun aard tekens die zich niet lenen voor een dergelijke in de breedte uitwaaierende monopolisering, strepen en eenvoudige streepmotieven zijn naar het oordeel van het hof algemeen gangbaar en dienen daarom ook voor derden beschikbaar te zijn, ook wanneer één bepaald streepmotief zich heeft weten op te werken tot een algemeen bekend merk met grote onderscheidende kracht.” [...]

8. Tot een ander oordeel had het hof volgens mij niet kunnen komen en daar hoef ik dan ook niet veel woorden aan vuil te maken. Slechts twee opmerkingen. Met betrekking tot de vordering ex art. 2.20 lid 1 sub b BVIE stelt H&M onder meer dat er geen gevaar voor verwarring te duchten is, omdat de kledingstukken door H&M uitsluitend in haar eigen winkels worden aangeboden waar geen kleding van Adidas wordt verkocht. Volgens het Hof Arnhem-Leeuwarden (r.o. 7.15 en met een verwijzing naar het Arsenal/Reed-arrest van het HvJ EU) miskent H&M met die stelling de mogelijkheid van zogeheten post sale confusion, dat wil zeggen de verwarring die kan ontstaan bij het publiek dat wordt geconfronteerd met het tweestrepenteken nadat het kledingstuk is aangeschaft en buiten de omgeving waar het is aangekocht.

9. Het argument van H&M dat zij haar kleding uitsluitend in haar eigen winkels verkoopt waardoor er geen verwarringsgevaar te duchten is, heeft zij in een recent arrest van het Hof Den Haag ook gebruikt.  Het Haagse hof weerlegt het argument van H&M zonder een beroep te doen op het gevaar van post sale confusion:

“G-Star heeft er echter terecht op gewezen dat, voor zover de consument daadwerkelijk weet dat de kleding afkomstig is van H&M, dat niet uitsluit dat er sprake is van verwarringsgevaar in de zin van artikel 9 lid 1 sub b GMVo. Het begrip verwarringsgevaar omvat namelijk ook indirect verwarringsgevaar, dat wil zeggen de situatie dat de consument denkt dat een product op de markt wordt gebracht door een onderneming die economisch verbonden is met de merkhouder. Ter onderbouwing van de stelling dat de H&M-klant dat in dit geval zou kunnen denken heeft G-Star gewezen op vele voorbeelden van producten die te koop zijn in H&M-winkels waarop merken van derden staan, zoals Star Wars, Jurassic World en Minions, en de samenwerking van H&M met ontwerpers zoals Karl Lagerfeld, Viktor&Rolf en Versace (...).”

10. Beide beslissingen lijken mij juist te zijn, waarbij ik de beslissing van het Hof Den Haag centraal zou willen stellen en het beroep van de post sale confusion (Hof Arnhem-Leeuwarden) daar als extra argument aan toe zou willen voegen."

Lees de noot hier.