Charles Gielen (NautaDutilh), annotaties bij HR 5 februari 2016, NJ 2016/496 BAYER/SANDOZ (IEPT20160205) en HR 13 november 2015, NJ 2016/491 AIB/NOVISEM (IEPT20151113)
Uit de noot bij Bayer/Sandoz:
"9. Dan octrooi EP 840. Hier gaat het dus om de vraag of het gebruik van een zwakke base voor waterafsplitsing een equivalent is voor het gebruik van het specifiek geclaimde zuur pTSA. Het hof had aangenomen dat het octrooi op niet mis te verstane wijze openbaart dat de in de werkwijze verkregen verbinding (5β-OH-DRSP) labiel is onder zure én basische omstandigheden en dat het dus niet alleen onder invloed van pTSA maar ook onder invloed van andere zuren en onder invloed van basen uiteenvalt in water en DRSP. De gemiddelde vakman zal dan volgens het hof aannemen dat voor de in de beschrijving wel geopenbaarde, maar niet geclaimde middelen (basen) geen bescherming wordt gezocht. Met andere woorden, volgens het hof valt onder het octrooi (dat daarvoor overigens nog meer omstandigheden aanvoerde, zie rov. 5.7-5.9 van ’s hofs arrest) alleen pTSA en niet het door Bayer als equivalent geclaimde pyridine. Dit staat bekend als “disclosed but not claimed is disclaimed.” Dat dit leerstuk bestaat, is niet in geschil tussen partijen. Bayer’s betoog komt erop neer dat deze regel alleen opgaat als datgene wat is geopenbaard, maar niet is geclaimed, wel in een conclusie geclaimed had kunnen worden; in dit geval had een zwakke base niet kunnen worden geclaimed, omdat die in de beschrijving van het octrooi als zodanig onvoldoende is geopenbaard; wat geopenbaard is, is het gebruik van basen in het algemeen (zie verder de conclusie AG van Peursem, randnr. 3.18 e.v. en rov. 5.9 van het hof).
10. De Hoge Raad verwerpt Bayer’s betoog; het is een onjuiste rechtsopvatting dat de doctrine disclosed but not claimed is disclaimed alleen opgaat wanneer wat is geopenbaard, maar niet geclaimed, de basis had kunnen zijn van een conclusie. De Hoge Raad lijkt hier de genoemde doctrine zelf te onderschrijven, maar een beslissing over die doctrine zelf kan ik hier niet lezen. In navolging van AG van Peursem (zie randnr. 3.20) overweegt de Hoge Raad dat Bayer’s opvatting erop neerkomt dat het slot van de conclusie van EP 840 (gebruik van pTSA) wordt weg geïnterpreteerd, waarmee die conclusie dan niets anders zou leren dan dat op enigerlei bekende wijze waterafsplitsing dient plaats te vinden, terwijl de wijze van waterafsplitsing onderdeel van de vinding is. Een overtuigend argument, meen ik vóór toepassing van de theorie disclosed but not claimed is disclaimed in deze zaak."
Uit de noot bij AIB/NOVISEM:
"6. Naar mijn oordeel is er geen speld tussen de overwegingen van de Hoge Raad te krijgen. De enige speld die te vinden valt, zit in het verschil in terminologie van wat het exclusieve recht van octrooi- en kwekersrechthouder is. In het octrooirecht valt blijkens art. 53 lid 1 onder dat recht het vervaardigen, gebruiken, in het verkeer brengen of verder verkopen, verhuren of anderszins verhandelen, dan wel voor een of ander aanbieden. Met andere woorden het aanbieden moet geschieden in verband met een van de daarvoor genoemde handelingen, zoals het verhandelen, terwijl in het kwekersrecht het aanbieden sec (als onderdeel van in de handel brengen, zie art. 1 aanhef en sub g ZPW), dus los van enige andere handeling inbreukmakend is. Maar dit subtiele verschil leidt in dit geval niet tot een ander oordeel. Aanbieden om te verhandelen, lijkt mij weinig anders dan te koop aanbieden als voorbeeld van in de handel brengen. Mogelijk dat de feitenrechter die in deze zaak nog over de inbreuk moet oordelen bepaalde handelingen van Novisem toch niet als een aanbieden in Nederland zal beschouwen, omdat Novisem buiten Nederland, zo begrijp ik, niet tegen kwekersrechten aanloopt. In het kader van dit kort geding, waarin inzage in bescheiden wordt gevraagd, is vooralsnog ruim voldoende aanleiding de exhibitie toe te staan, gelet op de aannemelijk gemaakte inbreuk in Nederland."
Lees de annotatie bij HR Bayer/Sandoz hier en de annotatie bij HR AIB/NOVISEM hier.
