Charles Gielen (NautaDutilh), annotaties bij Hoge Raad, 7 juni 2013, Lundbeck, NJ 2014/505 (IEPT20130607) en HvJEU, 6 maart 2014, Backaldrin, NJ 2015/80 (IEPT20140306)
Uit de noot bij HR Lundbeck
"4. De Hoge Raad beslist in r.o. 4.3 dat een stof waarvan de samenstelling en mogelijke eigenschappen op zichzelf bekend zijn en die om die reden op voor de hand liggende wijze voortvloeit uit de stand van de techniek, desondanks niet voor de hand liggend is als uit de stand van de techniek geen werkwijze bekend is om die stof te verkrijgen en met de geclaimde werkwijze voor het eerst die stof kan worden verkregen op een inventieve wijze. Voor de Hoge Raad is dus kennelijk relevant of het gaat om een stof waarvan "de samenstelling en mogelijke eigenschappen op zichzelf bekend zijn" en voor de verkrijging waarvan geen werkwijze bekend is. Volgens mij is dit iets te snel door de bocht. Als een stof qua samenstelling en eigenschappen bekend is, maar er is nog geen werkwijze om die stof te maken, dan kan het vinden van de werkwijze een uitvinding zijn, maar dat maakt de stof zelf nog niet inventief. Ik denk dat het EOB in zijn aangehaalde beslissing T-595/90 ook iets anders zei, te weten (onder nr. 5 in de slotalinea) "that a product which can be envisaged (curs. G.) as such with all characteristics determining its identity together with its properties in use, … may become nevertheless non-obvious and claimable as such, if there is no known way or applicable (analogy) method in the art to make it..." Let op het verschil tussen de door de Hoge Raad genoemde bekendheid van de samenstelling en mogelijke eigenschappen van de stof en de door het EOB bedoelde situatie dat een stof "can be envisaged." Het EOB spreekt in dit verband van een "known desideratum." Nu de Hoge Raad zijn rechtsregel baseert op wat het EOB aannam, moet die regel dus in dat licht worden gelezen."
Uit de noot bij HvJEU Backaldrin
"4. Wel valt een tweetal zaken in de redenering van het Hof op. De eerste is het slot van r.o. 23. Het Hof laat als kenmerk van het geval meewegen dat de eindconsumenten zich niet bewust zijn van het feit dat bepaalde van de broodjes zijn geproduceerd op basis van een bakmengsel dat door een bepaalde onderneming onder het merk Kornspitz is geleverd. Ik meen niet dat dit voor de onderhavige zaak relevant is. Zelfs al zouden de consumenten beseffen dat het woord Kornspitz een merk is voor een grondstof (wat het is, want de geldigheid van het merk voor grondstoffen staat niet ter discussie), zodra de consumenten dit woord als soortnaam voor het eindproduct opvatten, is er aanleiding het merk vervallen te verklaren. Het is dus niet duidelijk waarom het Hof dit meewoog.
5. De andere zaak die opvalt, betreft de r.o. 24-25. Hier overweegt het Hof dat de opvatting van de consument met name het gevolg is van het feit dat de bakkers hun cliënten doorgaans niet meedelen dat het teken Kornspitz als merk is ingeschreven. Ik vermoed dat het Hof hier vooral doelt op het ontbreken van het teken “®” in combinatie met het woord Kornspitz; met gebruik van dit teken plegen merkhouders over het algemeen aan te geven dat een dergelijk woord als merk is ingeschreven. Soms worden er mededelingen op het product gezet (bij boordjes wat lastig) dat X een merk van Y is. Maar zelfs het gebruik van het teken “®” of soortgelijke mededelingen bieden geen garantie dat het merk niet tot soortnaam verwordt. Afgezien hiervan of de gemiddelde consument het teken “®” wel zal opvallen en/of begrijpen, is het verval van een merk meestal het gevolg van verkeerd gebruik van het merk. Daarom is r.o. 25 belangrijker omdat daarin de mogelijke oorzaak van de verwording tot soortnaam wordt aangegeven, te weten dat, zoals het Hof het uitdrukt, bij de verkoop niet wordt gewezen op de herkomstaanduiding van de producten. Dat het publiek een merk als soortnaam gaat gebruiken, kan verschillende oorzaken hebben. Maar het begint er mee dat bij de verkoop het merk als merk voor de originele producten wordt gebruikt en dat de merkhouder er ook op toeziet dat dit constant gebeurt (dus bijvoorbeeld geen gebruik zonder hoofdletter en zeker geen gebruik in combinatie met andere producten)."
Lees de annotatie bij HR Lundbeck hier en de annotatie bij HvJEU Backaldrin hier.
