Charles Gielen (NautaDutilh), annotaties bij HvJEU, 19 juni 2014, Karen Millen/Dunnes, NJ 2015/250 (IEPT20140619) en HvJEU, 10 juli 2014, Apple Store, NJ 2015/283 (IEPT20140710)
Uit de noot bij HvJEU Karren Millen/Dunnes
"5. Het Hof Den Haag is, zo leert recentere rechtspraak (zie arrest van 22 juli 2014, ECLI:NL:GHDHA:2014:2461, IER 2014/6, p. 439, m.nt. PGFAG, Cocoon) van oordeel dat de beslissing in het Karen Millen-arrest niet noodzakelijkerwijs ook voor de bepaling van de beschermingsomvang geldt. In zoverre wijkt het Hof De Haag niet af van wat het al in de zaak Apple/Samsung had beslist. Het Hof Den Haag besliste in de Cocoon-zaak, dat dit ertoe leidt dat een model dat allerlei bekende elementen uit diverse oudere modellen heeft overgenomen (weliswaar geldig is omdat de combinatie van die elementen niet in één anticiperend model is terug te vinden, maar) slechts een geringe(re) beschermingsomvang heeft. Hoezeer dus ook zowel bij geldigheid als bij inbreuk hetzelfde criterium “eigen karakter” geldt, bij inbreuk speelt een rol wat de mate van bescherming is die aan het model moet worden gegeven. Is dit model banaler in die zin dat het veel bekende trekken uit het vormgevingserfgoed kent, dan heeft dit slechts een beperkte beschermingsomvang en zal eerder tot afwezigheid van inbreuk worden geconcludeerd. Ik kan mij in die opvatting vinden en met name ook in de wijze van toetsing, die erin bestaat dat men voor de mate van beschermingsomvang mag kijken naar dezelfde kenmerken in een aantal modellen. Bij de geldigheidsvraag speelt alleen of het model geldig is of niet, en dus of het een eigen karakter heeft of niet; de mate van eigen karakter is hier niet aan de orde. Bij de bepaling van de beschermingsomvang komt het echter aan op het bepalen van de algemene indruk die de geïnformeerde gebruiker van een te beschermen model krijgt ten opzichte van de indruk die het beweerdelijk inbreukmakende model maakt. Hierbij zullen nu eenmaal aspecten die die gebruiker uit het Umfeld kent, niet of nauwelijks een rol spelen. Dit past ook in hetgeen het Hof in de Grupo Promer-zaak (NJ 2012/443 met mijn noot) besliste, te weten dat de geïnformeerde gebruiker over het algemeen de verschillende bestaande modellen in de desbetreffende sector kent en een zekere kennis bezit van met betrekking tot de elementen die deze modellen over het algemeen bevatten. Het is afwachten hoe het Hof van Justitie hierover zal denken, mede in het licht van de hiervoor reeds aangehaalde "direct vergelijking"-leer.
6. Over het antwoord op de tweede vraag kan ik kort zijn, omdat dit eigenlijk uit de tekst van GModVo. volgt. Volgens art. 85 lid 2 gaat de rechter van de geldigheid van een niet ingeschreven gemeenschapsmodel uit, indien de houder bewijst dat aan de in art. 11 bedoelde voorwaarden is voldaan en aangeeft in welk opzicht zijn model een eigen karakter geeft. De vraag van de Ierse rechter of de houder moet bewijzen dat zijn model een eigen karakter heeft, lijkt door de tekst van de verordening duidelijk te worden beantwoord; de houder moet immers “aangeven” dat zijn model een eigen karakter heeft; hij hoeft dit niet te “bewijzen.” Aldus ook het Hof. De houder van het model moet alleen bewijzen vanaf wanneer zijn model in de zin van art. 11 lid 1voor het eerst aan het publiek in de Gemeenschap is ter beschikking gesteld, omdat dit het startpunt is van de driejaars beschermingstermijn. Verder hoeft de houder volgens het Hof alleen te omschrijven welk kenmerk of welke kenmerken van zijn model dat model een eigen karakter geven."
Uit de noot bij HvJEU Apple Store
"4. Voor de vorm van een onderscheidende winkelinrichting kan dus merkbescherming worden geclaimd. De Nederlandse rechtspraak leert dat daar een enkele keer ook behoefte aan bestaat (zie de rechtspraak aangehaald in Gielen (red.), Kort Begrip van het Intellectuele Eigendomsrecht, 11e druk, nr. 727, noot 96).
5. Het laatste punt betreft de vraag of onder het begrip “dienst” ook vallen verrichtingen om de consument over te halen producten van de merkaanvrager te kopen. Iets dergelijks was al aan de orde in de Praktikerbau- und Heimwerkermaerkte-zaak (HvJEU 7 juli 2005, IER 2005/85). Daarin had het Hof beslist dat als diensten van een detailhandel kunnen worden beschouwd alle activiteiten die betrekking hebben op de selectie van een assortiment te koop aangeboden waren en verder, verschillende prestaties die de consument moeten overhalen bij de betrokken handelaar in plaats van bij een concurrent te kopen. In de onderhavige zaak gaat het echter om de producten van de merkhouder zelf. Het Hof beslist dat diensten die een integrerend onderdeel uitmaken van de verkoop van de producten zelf, niet als “dienst” in de zin van de Merkenrichtlijn kunnen worden beschouwd. Met andere woorden: het maken van reclame voor de verkoop van dergelijke producten, of het organiseren van marketingacties die daarmee verband houden, kunnen niet afzonderlijk worden geclaimd. Maar Apple had ook als dienst geclaimd het geven van demonstraties. Dat op zichzelf was niet voldoende, want dergelijke verrichtingen vormen een integrerend onderdeel van de verkoop van de producten. Apple had echter verduidelijkt dat men ook seminaries organiseerde waarbij tegen betaling demonstraties worden gegeven. Dit kan wel als een los van de producten staande dienst worden beschouwd. Met deze beslissing kan ik instemmen."
Lees de annotatie bij HvJEU Karren Millen/Dunnes hier en de annotatie bij HvJEU Apple Store hier.
