Noten onder HvJEU-arresten Rintisch/Eder, Colloseum/Levi Strauss en Specsavers/Asda

Charles Gielen (NautaDutilh), Noot onder HvJEU 25 oktober 2012 (Rintisch/Eder) en HvJEU 18 april 2013 (Colloseum/Levi Strauss) NJ 2013/525 en 526.

"Het gaat in deze zaak om de vraag in hoeverre er sprake kan zijn van normaal gebruik in de zin van art. 15 lid 1 GMeVo. wanneer een merk zoals merk 6, dat onderscheidend vermogen heeft verkregen door gebruik als element van een ander samengesteld merk, merk 3, slechts wordt gebruikt via dat samengestelde merk, of wanneer het slechts samen met een ander merk wordt gebruikt en de samenstelling bovendien zelf als merk is ingeschreven. Het Hof lost deze vraag op door terug te grijpen op een in 2005 besliste zaak (nr. C-353/03 (Nestlé)) waarin de merkhouder beschikte over het merk HAVE A BREAK…HAVE A KIT KAT. Deze merkhouder wilde vervolgens het merk HAVE A BREAK doen inschrijven waarvan werd vastgesteld dat het onderscheidend vermogen miste. De merkhouder stelde echter dat zij dit teken intensief gebruikte als onderdeel van het merk HAVE A BREAK…HAVE A KIT KAT. De zaak werd prejudicieel voorgelegd aan het Europese Hof dat vervolgens oordeelde dat de verkrijging van onderscheidend vermogen van een merk zowel kan voortkomen uit het gebruik, als deel van een samengesteld merk, van een element van dit laatste, als uit gebruik van een afzonderlijk merk in samenhang met een ingeschreven merk. De voorwaarde is dat de betrokken kringen de waar of dienst die wordt aangeduid met het aangevraagde merk door dit gebruik daadwerkelijk percipiëren als afkomstig van een bepaalde onderneming.

Het Hof beslist in de onderhavige zaak dat de conclusie uit de Nestlé-zaak ook moet gelden voor de vaststelling van normaal gebruik; immers (zie r.o. 33) wanneer voor een teken bescherming als merk kan worden verkregen op grond van een bepaalde vorm van gebruik ervan, dan moet diezelfde vorm van gebruik ook kunnen verzekeren dat die bescherming in stand wordt gehouden. Toegepast op de onderhavige zaak: wanneer merk 6 kan worden ingeschreven doordat intensief gebruik ervan wordt aangetoond als onderdeel van merk 3, dan moet diezelfde vorm van gebruik ook kunnen verzekeren dat die bescherming (als merk 6) in stand blijft. Voorwaarde is wel dat merk 6 nog steeds als aanduiding van de herkomst van desbetreffende waren wordt gepercipieerd (zie r.o. 35). Is dit laatste niet (meer) het geval dan is dit merk dus niet meer onderscheidend en kan het ook niet rechtshandhavend gebruikt geacht worden. Deze beslissing van het Hof is volkomen juist. Ik vind deze ook fraai in de systematiek van de merkenwetgeving passen. Immers wanneer een merk (zoals merk 6 in het onderhavige geval) niet meer onderscheidend is, dan levert dat geen grond op om het recht op dat merk vervallen te verklaren, met als gevolg dat de inschrijving van een dergelijk merk in het register blijft bestaan. Wordt een dergelijk merk ingezet tegen een inbreukmaker, dan kan niettemin het verval worden ingeroepen wegens niet normaal gebruik mede met beroep op 's Hofs beslissing in de  onderhavige zaak. Overigens zal de beweerdelijke inbreukmaker dan vermoedelijk al succes hebben met de stelling dat de beschermingsomvang van het niet meer onderscheidende merk tot nul is gereduceerd, zodat het om die reden al niet meer met succes kan worden ingezet."

Lees hier meer.  


Noot onder HvJEU 18 juli 2013 (Specsavers/Asda), NJ 2013/527.

"In de Specsavers-zaak was de vraagstelling van de Engelse rechter erop gericht te vernemen wat de betekenis voor de inbreuk is van door de merkhouder gebruikte kleuren en het antwoord van het Hof is dan ook daarop gericht. Uit het arrest kan zeker niet worden afgeleid dat bij merkinbreuk met alle mogelijke wijzen van gebruik rekening kan of moet worden gehouden. Het beginsel van rechtszekerheid ten aanzien van wat door merkhouders wordt geclaimd, houdt in dat een balans moet worden gevonden tussen enerzijds de registerzekerheid voor derden en anderzijds het belang van de merkhouder om niet te strak in het keurslijf van zijn registratie te zitten (een vergelijking met het octrooirecht doemt op, waarin door het Protocol bij art. 69 van het Europees Octrooi Verdrag, ook een balans wordt gedicteerd tussen de rechtszekerheid voor derden en het belang van de octrooihouder voor de bescherming van zijn vinding niet te straks aan de letter van de octrooiconclusies te worden gehouden). Een derde die het merkenregister raadpleegt en een registratie van een woordmerk ziet, moet er van uitgaan dat dit woord in de praktijk vaak in een bepaalde uitvoering, zoals een kleur of schrijfwijze zal worden gebruikt. Anderzijds kan een merkhouder die een depot van het merk HO heeft er niet van uitgaan dat wanneer hij in de praktijk HOTEX gebruikt door het depot van HO ook bescherming van HOTEX zal verkrijgen (voorbeeld ontleend aan voormelde noot van Verkade). Met andere woorden: ik kan instemmen met het arrest van het Hof, maar merkhouders moeten er niet te snel van uitgaan dat hun inschrijving alle mogelijke, onderscheidende wijzen van gebruik dekt. Het is dus sterk aan te raden dergelijke gebruikswijzen tijdig te deponeren, om teleurstellingen te voorkomen. In de Benelux bestaat overigens nog steeds de mogelijkheid een spoedinschrijving te verkrijgen, zodat de merkhouder bij een eventuele inbreuk alsnog snel een exclusief recht op een onderscheidende uitvoering van zijn merk kan verkrijgen."

Lees hier meer.